안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다.
오늘은 디자인권 분쟁에서 상대방의 실제 제품을 정확히 확인하는 일이 왜 중요한지 살펴보겠습니다. 대법원 2026. 1. 15. 선고 2022후10418 판결은 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상 디자인과 상대방이 실시하는 디자인의 동일성이 문제 된 사건입니다.
자신의 등록디자인과 닮았다고 생각되는 제품이 있어도, 심판서류에 적은 대상이 상대방의 실제 제품과 다르다면 그 심판으로 분쟁을 해결하기 어려울 수 있습니다. 이 사건은 모양의 유사성에 앞서 확인해야 할 절차적 출발점을 보여 줍니다.
적극적 권리범위 확인심판은 무엇인가요?
적극적 권리범위 확인심판은 디자인권자가 특정한 상대방 디자인이 자신의 디자인권 범위에 들어온다는 판단을 특허심판원에 구하는 절차입니다. 여기서 심판을 청구한 사람이 도면과 설명 등으로 정해 놓은 비교 대상을 ‘확인대상 디자인’이라고 합니다.
등록디자인은 권리의 기준이고, 확인대상 디자인은 심판에서 판단해 달라고 특정한 대상입니다. 상대방이 실제로 만들거나 사용하는 디자인은 다시 별도로 확인해야 할 사실입니다. 이 세 대상을 구분하는 것이 중요합니다.
이 사건에서는 실제 실시 여부가 먼저 문제 되었습니다
디자인권자들인 피고들은 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였습니다. 원심인 특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5365 판결은 확인대상 디자인이 심결 당시 원고가 실시하고 있는 디자인이라고 할 수 없다고 판단했습니다. 심결은 특허심판원이 심판에 관하여 내리는 결론입니다.
그 결과 원심은 이 심판청구에 ‘확인의 이익’이 없다고 보았습니다. 확인의 이익이란 그 판단을 받음으로써 당사자 사이의 현실적인 분쟁을 해결할 법적 필요가 있다는 뜻입니다. 상대방이 실시하지 않는 디자인을 대상으로 판단받아도 실제 상대방 제품에 효력이 미치지 않으므로, 이 필요가 인정되지 않는다는 것입니다.
닮았는지가 아니라 실제 같은 대상인지 확인합니다
대법원은 확인대상 디자인과 상대방이 실시하는 디자인 사이에 동일성이 인정되지 않으면, 권리범위에 속한다는 심결을 받아도 그 효력은 특정한 확인대상 디자인에만 미친다고 설명했습니다. 상대방의 실제 디자인에는 아무런 효력이 미치지 않는다는 점이 판단의 이유였습니다.
따라서 상대방이 실시하지 않는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판은 확인의 이익이 없어 부적법하고, 각하되어야 한다고 보았습니다. 각하는 청구의 내용이 옳은지 판단하기 전에, 그 절차로 판단받기 위한 요건을 갖추지 못했다는 이유로 청구를 받아들이지 않는 것입니다.
대법원은 이때의 동일성 판단이 상대방이 확인대상 디자인을 실시하고 있는지를 확정하는 사실 판단이라고 밝혔습니다. 사실적 관점에서 같다고 보이지 않는다면 동일하다고 인정할 수 없습니다. 등록디자인과 확인대상 디자인이 유사한지 판단하는 문제와는 비교 대상부터 다릅니다.
대법원은 어떤 결론을 내렸나요?
대법원은 원심의 판단에 필요한 심리를 다하지 않았거나 증거 판단을 그르친 잘못이 없다고 보아 상고를 모두 기각했습니다. 원심이 확인의 이익을 부정한 판단이 유지된 것입니다.
다른 상고이유는 확인의 이익이 인정된다고 가정했을 때의 원심 판단에 관한 것이었습니다. 대법원은 앞선 절차 요건에 관한 판단이 옳은 이상, 그 가정적 판단의 옳고 그름이 판결 결과에 영향을 주지 않는다며 더 살펴보지 않았습니다. 이 결론을 실제 제품의 모든 침해 쟁점까지 판단한 것으로 확대해서 읽어서는 안 됩니다.
가상 예시로 구분해 보겠습니다
예를 들어 권리자가 경쟁사의 제품 A를 문제 삼으면서 심판서류에는 다른 버전인 B의 도면을 제출했다고 가정해 보겠습니다. B가 자신의 등록디자인과 비슷하다는 주장만으로는, 경쟁사가 실제 B를 실시하고 있다는 사실까지 증명되지 않습니다. 이 예시는 절차를 설명하기 위한 가정이며, 판결에 기재된 실제 제품이나 사실관계는 아닙니다.
실무에서는 도면과 제품의 연결을 먼저 확인하세요
변리사 관점에서 보면, 심판을 준비할 때에는 비교표 작성에 앞서 실제 제품을 확보하고 그 제품과 확인대상 도면·설명서가 대응하는지 점검하는 것이 좋습니다. 제품 사진의 촬영 방향, 모델명, 구입 시점, 거래 자료가 서로 같은 대상을 가리키는지도 함께 살펴야 합니다.
제품이 개량되거나 여러 버전으로 판매되는 경우에는 어느 시점의 어떤 버전을 문제 삼는지 구분해야 합니다. 다른 버전의 사진이나 도면이 섞이면 실제 실시 여부에 관한 다툼이 생길 수 있습니다. 상대방 입장에서도 심판서류에 특정된 대상과 실제 제품의 차이를 구체적인 자료로 제시할 필요가 있습니다.
디자인권 분쟁은 두 그림이 닮았는지만 비교하는 작업으로 끝나지 않습니다. 심판에서 정한 대상과 현실의 제품을 정확하게 연결해야 그다음 권리범위 판단도 분쟁 해결에 의미를 가질 수 있습니다.