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改变引用关系,是否等于缩小权利要求范围

以韩国各向异性导电连接方法案为例,分析从属项限定的遗漏、再次审查阶段的修改限制与创造性。

2025Heo10348案:引用关系变更与权利要求范围缩小

案件涉及何种技术与程序

韩国专利法院在2026年7月8日的2025Heo10348案中驳回了申请人的撤销请求。申请10-2023-0047136于2023年4月10日提出,涉及各向异性导电连接方法:在电极上涂布含金属前驱体及可固化树脂的组合物,与另一电极压合后,利用热或光固化而实现连接。各向异性导电是指导电性随方向而异;金属前驱体是在处理过程中转化为金属的起始物质。

申请人在2024年6月遭到驳回后,修改权利要求并请求再次审查。审查员于同年8月26日不予接受修改,再次作出驳回决定。韩国专利审判院于2025年3月13日驳回其不服请求。随后诉讼分别审查了修改是否合法,以及发明是否具有创造性。

图1:采用各向异性导电组合物连接电极的过程
图1:采用各向异性导电组合物连接电极的过程

引用第2项改成第1项,遗漏了什么

修改前,第1项规定基本连接方法;第2项在此基础上增加固化阶段中金属烧结体与固化材料相分离的条件。第3项引用第2项,并限定采用丝网印刷、喷墨等涂布方法。因此,即使没有重复文字,第3项仍包含第1项和第2项的全部限定。

修改后的第3项直接引用第1项,因而不再包含相分离条件。申请人还细化了第1项的固化过程并调整了第3项的涂布方法表述,但法院认为这些修改不等于保留原有限定。说明书展示了使用与不使用相分离诱导剂的电子显微镜照片;照片能说明技术,却不能自行补回权利要求中已删除的条件。

图3:使用与未使用相分离诱导剂的电子显微镜照片
图3:使用与未使用相分离诱导剂的电子显微镜照片

不能只与较宽的独立项比较

韩国《专利法》第47条第3款限制再次审查请求阶段的修改。未超出原始公开,并不当然满足缩小权利要求范围的要求。删除相分离条件后,第3项可能覆盖原先不涵盖的方法,因此不能认定其范围已缩小。

申请人提出修改后的第3项比原第1项更窄。法院指出,第1项在修改后仍单独存在;若允许以此比较,实际上相当于依据原独立项另外增设权利要求,不符合该阶段的修改限制。本案并非全面禁止改变引用编号,关键在于原有技术限定随引用关系改变而丢失,其他修改也未将其保留。

修改不被接受后,仍需审查创造性

法院继而以修改前的第1项为基础审查创造性。现有技术1使用含金属包覆导电颗粒的各向异性导电树脂组合物,本案则使用金属前驱体,并形成连接电极的金属烧结体。现有技术2公开铜前驱体经烧成形成铜、连接其他铜粉并构成导电路径。法院从实质工艺出发,认为其中包含还原和烧结,不能只因“烧成”与“烧结”用词不同就认定技术不同。

两项现有技术均与电极连接用导电组合物有关,现有技术2还提到各向异性导电片。为改善导电性能,本领域技术人员有动机应用其铜前驱体方案,故第1项不具创造性。申请人主张仅以前驱体形成导电路径,但第1项未排除其他导电颗粒,说明书也有加入颗粒的实施例,不能把该主张视为必要限定。

修改前先展开完整的技术条件

修改引用关系时,应先列出通过每一级引用纳入的全部限定,明确哪些保留、哪些删除、哪些改用其他措辞表达,并结合程序阶段确定比较对象。比宽泛独立项更窄,不等于相对于原从属项有所缩小。

论证技术效果时,也要核对相应条件是否被权利要求要求。特定实施例的效果不能直接代表整个请求保护范围。法院因修改不合法且原第1项缺乏创造性而驳回诉请;一个权利要求存在驳回理由即可导致整件申请被驳回,判决没有逐项否定其他全部权利要求的创造性。

图中保留原始标注与形态,相关内容在正文中说明。

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