안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다.
오늘은 종속항의 인용번호를 바꾼 보정이 청구범위를 줄이는 보정으로 인정되지 않은 판결을 살펴보겠습니다. 청구항은 보호받을 기술적 조건을 적은 항목입니다. 종속항은 앞선 청구항의 조건을 물려받으면서 조건을 더한 청구항입니다. 숫자 하나를 고쳐도 물려받는 조건이 빠지면 범위가 달라질 수 있습니다.
어떤 출원에서 문제가 되었나요
발명은 「이방도전성 접속방법」입니다. 이방도전성은 특정 방향으로 전기가 통하는 성질입니다. 금속 전구체와 굳힐 수 있는 수지 등이 들어 있는 조성물을 전극에 바르고, 다른 전극을 눌러 붙인 뒤 열이나 빛으로 경화하여 연결하는 기술입니다. 금속 전구체는 반응을 거쳐 금속으로 바뀌는 출발 물질입니다.
도 1. 이방도전성 조성물을 이용한 전극 간 접속 과정
출원일은 2023년 4월 10일, 출원번호는 10-2023-0047136입니다. 출원인은 2024년 6월 거절결정 후 재심사를 청구하면서 청구항을 보정했습니다. 재심사는 거절결정 후 명세서나 청구범위를 고쳐 심사관에게 다시 심사해 달라고 요청하는 절차입니다.
심사관은 2024년 8월 26일 보정을 받아들이지 않는 보정각하결정을 하고 다시 거절결정을 했습니다. 특허심판원도 2025년 3월 13일 불복심판 청구를 기각했습니다. 출원인은 이 심결, 즉 특허심판원 결정의 취소를 청구했습니다. 소송에서는 보정의 적법성과 발명의 진보성이 쟁점이 되었습니다.
2번에서 1번으로 바꾸자 빠진 조건
보정 전 제1항은 전극을 연결하는 기본 방법을 정했습니다. 제2항은 제1항을 인용하면서 경화단계에서 금속 소결체가 경화물에서 서로 상분리되어 있다는 조건을 더했습니다. 소결체는 금속 입자들이 결합한 덩어리이고, 상분리는 물질들이 서로 다른 영역으로 나뉘어 존재하는 것입니다.
보정 전 제3항은 제2항을 인용하면서 스크린인쇄, 잉크젯 등 나열된 도포 방법 중 하나를 사용하도록 한정했습니다. 따라서 제3항에는 도포 방법뿐 아니라 제2항의 상분리 조건과 제1항의 기본 조건도 함께 들어 있었습니다. 같은 문장을 반복하지 않아도 인용 관계를 통해 조건이 포함됩니다.
보정 후 제3항은 제2항 대신 제1항을 직접 인용하여 종전의 상분리 조건이 빠졌습니다. 제1항의 경화 과정 표현을 구체화하고 제3항에 「방법 중」이라는 문구도 추가했지만, 법원은 그 내용이 빠진 상분리 조건과 동일한 한정은 아니라고 보았습니다.
명세서는 금속과 수지가 서로 다른 영역을 형성하는 과정을 설명하고, 상분리유도제 사용 여부에 따른 사진도 제시했습니다. 다만 보정 판단의 핵심은 사진의 존재 자체가 아니라, 보정 전 제3항의 조건을 보정 후에도 유지하는지였습니다.
도 3. 상분리유도제 사용 여부에 따른 전자현미경 사진
비교 기준은 보정 전 어느 청구항인가요
특허법 제47조 제3항은 재심사 청구 시 보정 범위를 제한합니다. 청구범위 감축은 청구항을 삭제하거나 기술적 조건을 한정·부가하여 보호받으려는 범위를 줄이는 보정입니다. 최초 출원 내용을 벗어나지 않았다는 사정만으로 이 요건까지 충족하지는 않습니다.
법원은 보정 전 제3항의 상분리 조건이 삭제된 점에 주목했습니다. 보정 후 제3항은 그 조건이 없는 방법까지 포함할 수 있어, 종전 제3항의 범위를 감축한 것으로 보기 어렵다고 판단했습니다. 인용번호보다 그 번호가 가져오는 기술적 조건을 살핀 것입니다.
출원인은 보정 후 제3항이 보정 전 제1항보다 좁으므로 허용되어야 한다고 주장했습니다. 법원은 보정 후에도 제1항이 별도 청구항으로 남아 있다는 점을 지적했습니다. 제3항을 원래 제1항과만 비교하면 제1항을 기초로 별도 청구항을 새로 만드는 결과가 되어, 재심사 보정을 제한하는 취지에 맞지 않는다고 보았습니다.
이 판결이 인용번호 변경을 언제나 금지하는 것은 아닙니다. 이 사건에서는 인용 관계를 바꾸면서 기존 조건이 빠졌고 다른 수정 내용으로도 그 조건이 유지되지 않았습니다. 번호 변경 전후의 청구항 전체를 풀어 비교해야 하는 이유입니다.
보정 각하 뒤에는 제1항의 진보성을 판단했습니다
법원은 보정각하결정이 적법하다고 본 다음, 보정 전 제1항의 거절이유를 판단했습니다. 진보성은 해당 분야의 통상의 기술자가 기존 기술에서 쉽게 발명할 수 있는지를 따지는 요건입니다. 보정의 허용 여부와 발명의 진보성은 별개 문제입니다.
선행발명 1은 금속으로 코팅한 도전성 입자를 이용하는 이방 도전성 수지 조성물 등에 관한 기술이었습니다. 이에 비해 이 사건 제1항은 금속 전구체를 사용하고, 경화단계에서 형성되는 금속 소결체를 통해 전극을 연결한다는 차이가 있었습니다. 법원은 이 차이를 선행발명 2의 구리 전구체 기술과 함께 검토했습니다.
선행발명 2는 구리 전구체를 소성하여 구리를 만들고 그 구리가 다른 구리 분말을 연결하여 도전 경로를 형성하는 기술입니다. 소성은 열을 가해 재료를 처리하는 과정입니다. 법원은 이 기술에 환원과 소결이 포함된다고 보아, 「소성」과 「소결」이라는 표현만으로 기술 내용이 다르다고 보지 않았습니다.
법원은 두 선행발명이 전극 등에 쓰이는 도전성 조성물 분야에서 관련되고, 선행발명 2가 이방 도전성 시트에도 사용될 수 있다는 점을 살폈습니다. 도전 성능을 개선하려는 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 구리 전구체 기술을 적용할 동기가 있다고 보아 제1항의 진보성을 부정했습니다.
출원인은 별도의 도전성 입자 없이 금속 전구체만으로 도전 경로를 형성한다고 주장했습니다. 법원은 제1항이 다른 도전성 입자를 배제하거나 전구체만으로 도전 경로를 만들도록 한정하지 않는다고 보았습니다. 명세서에도 도전성 입자를 더하는 실시예가 있어, 주장한 특징을 필수 조건으로 읽을 수 없었습니다.
출원 실무에서는 무엇을 점검해야 할까요
변리사 관점에서 먼저 확인할 부분은 인용 관계를 따라 합쳐지는 조건입니다. 「제2항에 있어서」를 「제1항에 있어서」로 고치기 전에는 제2항이 추가한 조건을 별도로 적어 보시는 것이 좋습니다. 그 조건을 빼려는 것인지 다른 문장으로 유지하려는 것인지 구분해야 보정 방향과 실제 범위가 어긋나는 일을 줄일 수 있습니다.
비교할 청구항과 보정 시점도 함께 살펴야 합니다. 독립항은 다른 청구항을 인용하지 않고 조건을 정한 청구항입니다. 넓은 독립항보다 좁다는 이유만으로 기존 종속항의 범위가 감축되었다고 결론 내릴 수는 없습니다. 거절결정 후 재심사에서는 보정이 허용되는 법정 유형인지까지 확인해야 합니다.
기술적 차이를 주장할 때는 명세서와 청구항의 한정도 맞춰야 합니다. 특정 조건에서 효과가 나타난다고 설명해도 청구항이 그 조건을 요구하지 않으면 이를 청구항 전체의 차이로 내세우기 어렵습니다. 전구체만으로 도전 경로를 형성한다는 주장도 이 지점에서 받아들여지지 않았습니다.
특허법원은 보정각하결정이 적법하고 보정 전 제1항에 진보성 거절이유가 있다고 보아 원고의 청구를 기각했습니다. 하나의 청구항에 거절이유가 있으면 출원 전체가 거절될 수 있어 나머지 청구항의 다른 거절이유는 판단하지 않았습니다. 모든 청구항의 진보성을 각각 부정한 판결은 아닙니다.
청구항의 인용번호는 기술적 조건을 정하는 연결 고리입니다. 보정 전후의 조건을 빠짐없이 비교하고, 보호받고 싶은 차이가 청구항에 들어 있는지 확인하는 작업이 함께 이루어져야 합니다.