안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다.
오늘은 출원할 때 아직 공개되지 않았던 먼저의 특허출원 때문에 등록된 특허의 청구항이 무효로 판단된 사례를 살펴보겠습니다. 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2024허12692 판결입니다. 증강현실 화면에서 이미지를 ‘생성한다’는 표현이 기존 기술과 어떤 차이를 만드는지가 쟁점이었습니다.
1. 아직 공개되지 않았던 먼저의 출원
이 사건 특허의 명칭은 ‘부가 데이터를 이용한 증강 현실 제공 장치 및 증강 현실 제공 방법’입니다. 2010년 7월 23일 출원되어 2014년 2월 10일 등록되었으며, 등록번호는 제10-1363559호입니다. 증강현실은 카메라로 보는 실제 환경 위에 가상의 그림이나 정보를 겹쳐 보여주는 기술을 말합니다.
비교 대상인 선행발명 1은 2009년 9월 24일 먼저 출원되었지만 공개된 날은 2011년 3월 30일이었습니다. 이 사건 특허의 출원일보다 나중입니다. 따라서 단순히 ‘출원 당시 공개되어 있던 기술인가’라는 질문만으로는 이 사건을 이해하기 어렵습니다.
특허법 제29조 제3항의 ‘확대된 선출원’ 규정은 이처럼 먼저 출원되고 나중에 공개된 다른 출원의 최초 명세서나 도면에 기재된 발명과 후출원 발명이 동일한 경우를 다룹니다. 이 사건에서는 특허 전체가 아니라 청구항 28만을 대상으로 무효심판이 청구되었습니다. 청구항은 보호받으려는 기술적 내용을 항목별로 적은 부분입니다.
2. 대표 이미지와 부가 이미지를 만드는 방법
제28항은 대상 사물에 관한 제1데이터와 그와 다른 제2데이터를 얻고, 각 데이터와 관련된 대표 이미지와 부가 이미지를 만든 다음 이를 합성하는 방법입니다. 제1데이터와 제2데이터를 비교·분석한 결과를 토대로 부가 이미지를 만드는 과정도 포함합니다.
명세서에 제시된 예를 보면 더 쉽습니다. 커피숍의 상호나 로고가 제1데이터라면, 와이파이 상태나 배터리 잔량 등은 제2데이터가 될 수 있습니다. 로고 주변에 와이파이 또는 충전 아이콘을 더하여 필요한 정보를 직관적으로 보여주는 방식입니다. 이는 실제 판매 서비스의 운영 사실이 아니라 특허 명세서의 설명입니다.
이 사건 특허발명의 도 8b: 대표 이미지(801)와 부가 이미지(810, 820, 830)
선행발명 1도 휴대용 단말기의 카메라 영상 위에 건물 등의 정보를 표시합니다. 관심 지점, 즉 사용자가 알고 싶어 하는 건물이나 장소의 이름·위치·관련 이미지를 제공하고, 현재 위치에서 그곳까지 실제로 이동할 경로를 고려하여 이동거리와 시간을 계산해 표시합니다.
특허심판원은 2024년 5월 14일 제28항이 선행발명 1과 실질적으로 동일하다는 이유로 무효심판 청구를 받아들였습니다. 특허권자는 대표 이미지와 부가 이미지를 ‘생성하는’ 구성 등이 선행발명에 없다고 주장하며 그 심결을 취소해 달라는 소송을 제기했습니다.
3. 확대된 선출원은 진보성과 다릅니다
법원은 먼저 발명이 동일한지의 판단과 진보성 판단을 구별했습니다. 진보성은 기존 기술로부터 해당 기술을 쉽게 만들 수 있는지를 묻는 요건입니다. 확대된 선출원에서는 기술적 구성이 동일한지를 살피고, 차이가 있다면 그 차이와 효과를 함께 검토합니다.
모든 문구가 한 글자까지 같아야만 동일한 발명이 되는 것은 아닙니다. 널리 알려져 통상적으로 쓰이는 기술을 더하거나 빼거나 바꾼 정도여서 새로운 효과가 생기지 않는 미세한 차이라면 실질적으로 동일할 수 있습니다. 반대로 단지 ‘쉽게 바꿀 수 있다’는 말만으로 동일성 판단을 대신해서도 안 됩니다.
법원은 제28항의 구성들을 선행발명 1과 하나씩 대응시켰습니다. 사물의 정보를 얻는 과정, 단말기의 위치 정보를 얻는 과정은 표현만 달리할 뿐 실질적으로 같았습니다. 사물까지의 이동거리·시간을 계산하는 과정도 데이터를 비교·분석하는 구성에 대응한다고 보았습니다.
또한 선행발명 1의 화면에 장소 정보와 이동시간 정보가 함께 표시되려면 두 정보가 합성되어 화면에 나타나는 과정을 거치게 됩니다. ‘합성한다’는 표현이 명시되어 있지 않다는 이유만으로 그 과정이 없다고 보지는 않았습니다. 남은 핵심은 두 종류의 이미지를 ‘생성한다’는 차이였습니다.
이 사건 특허발명의 도 8b와 선행발명 1의 도 5
4. ‘생성’이라는 단어만으로 차이가 생길까요
대표 이미지에 관하여 법원은 이 사건 명세서가 설명한 생성 방식을 살폈습니다. 수신한 로고를 그대로 추출하거나 상호와 관련된 이미지를 검색·선택하는 방식도 포함되어 있었습니다. 처음부터 새로운 그림을 그리는 경우로만 좁혀 이해할 수 없었던 것입니다.
선행발명 1도 장소 정보에 관련 이미지 정보를 포함하고, 장소가 선택되면 상세 정보를 화면에 표시합니다. 법원은 이런 동작과 대표 이미지를 추출하거나 선택하여 보여주는 동작이 실질적으로 같다고 보았습니다. 사용자가 사물의 정보를 쉽게 인식한다는 효과에서도 새로운 차이가 없다고 판단했습니다.
부가 이미지도 마찬가지였습니다. 명세서는 저장된 아이콘을 추출하거나 외부에서 검색하는 방식을 포함하고 있었습니다. 선행발명 1의 이동시간 표시를 더 간단한 아이콘으로 바꾸는 정도는 통상적인 기술의 단순한 부가·변형이고, 관련 정보를 직관적으로 파악하게 한다는 효과도 새롭지 않다고 보았습니다.
특허권자는 주소·상호·이동시간 등을 적은 ‘문자 이미지’는 제28항의 이미지에 포함되지 않는다는 취지로도 주장했습니다. 그러나 법원은 청구항과 명세서에 그렇게 제한할 근거가 없다고 보았습니다. 선행발명의 표시 역시 특정 글꼴과 색상을 사용하고, 채색된 직사각형과 건물 그림까지 더한 것이므로 이미지가 아니라고 보기 어렵다는 설명입니다.
5. 제28항의 무효 판단을 유지한 이유
법원은 두 이미지의 생성과 관련하여 드러난 차이가 새로운 효과를 만들지 않는 미세한 차이에 그친다고 판단했습니다. 그 결과 제28항은 선행발명 1과 실질적으로 동일하고 확대된 선출원 규정에 위배된다고 보아, 특허권자의 심결취소청구를 기각했습니다.
무효심판을 청구한 쪽은 별도의 선행발명 2를 근거로 진보성이 없다는 주장도 했습니다. 다만 이 판결의 결론은 선행발명 1과의 실질적 동일성에 따른 것입니다. 여러 문헌을 결합하여 제28항을 쉽게 만들 수 있다고 판단한 사건으로 바꾸어 설명하면 실제 판단 이유와 달라집니다.
판단 범위도 구분해야 합니다. 법원이 다룬 것은 무효심판 대상이 된 제28항입니다. 이 결론을 근거로 같은 특허의 다른 청구항까지 모두 무효라고 말할 수는 없습니다. 또한 심결취소청구가 기각되었다는 것과 새로운 특허출원이 거절되었다는 것은 서로 다른 절차입니다.
이 판결은 이미지라는 용어를 사용하면 언제나 기존 기술과 같다는 뜻도 아닙니다. 법원이 확인한 것은 이 사건 청구항의 범위와 명세서의 구체적인 설명, 선행발명 1의 실제 표시 방식 및 그 효과입니다. 기술적 차이를 주장할 때 그 비교의 내용을 채워야 한다는 점이 중요합니다.
6. 실무에서는 처리 과정과 효과를 함께 점검합니다
변리사 관점에서 보면, ‘생성’, ‘분석’, ‘합성’처럼 넓게 쓰이는 단어를 추가한 것만으로 기술적 차이가 충분히 드러나는지 점검할 필요가 있습니다. 어떤 입력을 어떤 절차로 처리하고 어떤 결과를 얻는지, 기존 방식과 달라지는 지점을 청구항과 명세서에서 일관되게 설명하는 것이 중요합니다.
예컨대 기존 정보를 골라 보여주는 것과 다른 처리를 주장한다면, 그 다른 처리의 구체적 수단과 그로 인해 생기는 효과를 검토해야 합니다. 이는 이 사건의 결론을 피하기 위한 특정 표현을 고르라는 조언이 아닙니다. 실제로 개발한 기술의 차이가 문서에 충분히 담겨 있는지 확인하자는 실무적인 점검입니다.
선행기술 조사에서도 공개일만 보고 관련 문헌을 배제하지 않는 것이 좋습니다. 이 사건처럼 내 출원 뒤 공개된 문헌이라도 출원 자체는 더 빠를 수 있습니다. 분쟁에서 해당 문헌이 제시되면 출원일·공개일과 최초 명세서·도면의 내용을 확인하고, 어떤 특허요건이 문제되는지부터 나누어 보아야 합니다.
증강현실 화면에 정보가 어떻게 보이는지만큼 중요한 것은 그 정보가 어떤 과정으로 만들어졌는지입니다. 이 사건은 화면에 쓰인 명칭의 차이보다 실제 처리 내용과 효과를 대조하여 발명의 실질적 동일성을 판단했다는 점에서 참고할 만합니다.