안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다.
오늘은 기존 타일과 전체적인 인상이 달라도 디자인등록이 거절될 수 있는 이유를 살펴보겠습니다. 특허법원 2025. 4. 17. 선고 2024허71 판결은 두 타일 디자인이 유사하지 않다고 보면서도, 출원디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 판단했습니다.
같은 새 도안을 작게 줄여 주변에 반복해서 배치하면 더 복잡하고 화려하게 보일 수 있습니다. 그런데 그러한 인상의 변화가 곧 등록에 필요한 창작 수준까지 뜻하는 것은 아닙니다. 이 사건은 디자인의 유사성과 창작 수준을 나누어 검토해야 하는 이유를 잘 보여줍니다.
1. 새 도안 하나를 여러 개로 바꾼 타일
출원인은 2022. 7. 11. 타일 디자인을 출원했습니다. 출원번호는 제30-2022-27784[M004]호입니다. 점토 또는 도자기재에 유약을 바른 타일로, 건물·실내·욕실 등의 벽이나 바닥에 부착하는 물품이었습니다.
비교 대상인 선행디자인은 디자인등록 제648665호로, 2012. 6. 20. 등록디자인공보에 공개된 타일이었습니다. 두 디자인 모두 ‘비익조의 비상’을 주제로 비상하는 새들을 도안화한 모양과, 그 주위를 둘러싼 ‘THE FLIGHT OF BIIKJO’ 문구 패턴을 포함하고 있었습니다.
선행디자인에는 새 도안이 하나 있었습니다. 출원디자인은 중앙의 큰 도안 주위에 그 1/4 크기의 도안 12개를 배치했습니다. 선행디자인의 창살무늬 테두리와 창작자의 영문 이름으로 보이는 모양은 없앴고, 문구 패턴의 구체적인 글자 모양도 바꾸었습니다.
이 사건 출원디자인과 선행디자인(디자인등록 제648665호)의 정면도·사시도
신규성은 출원 전에 이미 공개된 디자인과 같은지 또는 유사한지 등을 따지는 요건입니다. 특허청은 선행디자인에 의해 신규성이 부정된다는 이유로 출원을 거절했습니다. 출원인이 이에 불복하자 특허심판원은 두 디자인이 동일·유사하고, 선행디자인에서 쉽게 창작할 수도 있다는 이유로 심판청구를 기각했습니다. 출원인은 이 심결, 즉 심판원의 판단을 취소해 달라고 특허법원에 소송을 제기했습니다.
2. 디자인 유사성과 쉬운 창작은 다른 질문입니다
첫 번째 질문은 ‘이미 공개된 디자인과 동일하거나 유사한가’입니다. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 관한 판단입니다. 법원은 작은 요소를 따로 떼어 비교하기보다 외관을 전체적으로 관찰하고, 보는 사람이 느끼는 미적 인상이 달라지는지를 살폈습니다.
두 번째 질문은 ‘이 분야의 통상의 디자이너가 기존 디자인을 바탕으로 쉽게 만들 수 있는가’입니다. 통상의 디자이너는 해당 디자인 분야에서 일반적인 지식과 능력을 가진 사람을 뜻합니다. 디자인보호법 제33조 제2항은 이러한 쉬운 창작에 해당하면 등록을 받을 수 없도록 정하고 있습니다.
따라서 외관의 인상이 다르다는 판단과, 그 차이를 만드는 작업이 쉽다는 판단은 함께 나올 수 있습니다. 이 사건에서 법원이 인정한 것은 비교 대상인 선행디자인과의 비유사성이었습니다. 다른 모든 신규성 문제나 디자인등록 요건을 충족했다고 판단한 것은 아닙니다.
3. 12개를 둘러싼 배열은 미적 인상을 바꿨습니다
법원은 타일의 거래와 사용 상태를 고려할 때 정면의 도안이 디자인의 특징을 가장 잘 보여주는 부분이라고 보았습니다. 이처럼 보는 사람의 주의를 끌고 전체 인상에 큰 영향을 주는 부분을 ‘요부’라고 합니다. 새 도안 자체는 양 디자인에 공통으로 포함되어 있었습니다.
하지만 중앙의 큰 도안 주위에 작은 도안 12개를 결합한 배열은 전체 인상을 바꾸었습니다. 출원디자인은 선행디자인보다 더 복잡하고 화려한 느낌을 주었습니다. 법원은 도안을 타일 안에 어떤 방식으로 배치하는지가 수요자의 주의를 끄는 요소라고 판단했습니다.
타일은 여러 장을 격자형으로 이어 붙여 사용하기도 합니다. 법원은 같은 타일을 반복해서 연결했을 때 느껴지는 전체적인 미적 인상에도 상당한 차이가 있다고 보았습니다. 한 장의 세부 무늬뿐 아니라 실제 거래나 사용에서 보이는 배치의 효과도 고려한 것입니다.
반면 문구의 글자 모양, 창살무늬 테두리와 영문 이름의 유무는 자세히 보아야 알아차릴 수 있는 미세한 차이라고 보았습니다. 비유사 판단의 중심은 이런 세부 변경보다 도안 전체의 배열이었습니다. 법원은 두 디자인이 전체적인 미적 인상이 달라 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단했습니다.
4. 달라진 배열도 쉽게 시도할 수 있었습니다
창작 수준에 관한 판단은 달랐습니다. 법원은 선행디자인의 새 도안과 문구 테두리를 일정한 비율로 축소하고, 한 타일 안에서 반복하도록 배치하는 방식이 타일 분야의 통상의 디자이너가 쉽게 시도할 수 있는 창작 수법이라고 보았습니다.
중앙 도안 주위에 1/4 크기의 도안 12개를 배치한 구체적인 구성도 특별한 창작성이 인정되는 방식이라고 보지 않았습니다. 법원은 참고 사정으로, 출원 전에 공개된 다른 타일에서도 중앙 사각형 주위에 크기가 같거나 다른 사각형들을 배치한 방법이 있었음을 들었습니다.
출원 전 공지된 다른 타일의 배치 예(갑 제5호증)
테두리와 영문 이름을 삭제한 점도 결론을 바꾸지 못했습니다. 법원은 그 부분들이 선행디자인에서 차지하는 비중이 크지 않기 때문에, 단순히 없애는 작업은 쉽게 시도할 수 있는 변경이라고 판단했습니다.
글자 형상을 미세하게 바꾸거나, 기본적인 채색 구도를 유지하면서 음영만 반전하는 정도의 변경도 마찬가지였습니다. 법원은 이러한 변경들을 종합하여 출원디자인이 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 판단했습니다.
5. 심판원의 이유가 일부 달라도 거절은 유지됐습니다
법원은 출원디자인이 선행디자인과 동일·유사하다는 심판원의 이유에는 일부 적절하지 않은 부분이 있다고 보았습니다. 그러나 쉬운 창작을 금지하는 제33조 제2항에 해당하므로 결국 등록을 받을 수 없다는 결론은 정당하다고 판단했습니다.
이에 특허법원은 2024. 7. 24.자 2023원1933 심결의 취소를 구한 출원인의 청구를 기각했습니다. 이 사건은 이미 등록된 디자인권의 침해나 무효를 판단한 사건이 아니라, 특정 출원디자인의 거절결정에 관한 사건입니다.
6. 실무에서는 ‘다름’과 ‘창작 수준’을 나누어 준비하세요
변리사 관점에서 이 판결의 실무적 의미는 비교 자료를 두 방향으로 준비해야 한다는 점입니다. 유사성 검토에서는 전체 외관과 눈에 잘 띄는 특징이 어떻게 달라졌는지 설명할 필요가 있습니다. 타일이라면 여러 장을 연결해 사용할 때의 인상도 중요한 검토 대상이 될 수 있습니다.
창작 수준을 검토할 때는 기존 무늬를 축소·반복하거나 일부 장식을 삭제한 것만으로 차이가 생겼는지 따져 보아야 합니다. 해당 분야에서 흔히 사용하는 변경이나 조합을 넘어서는 특징이 무엇인지, 왜 그 구성이 쉽게 도출되는 배치와 다른지 정리하면 검토에 도움이 됩니다.
작업에 시간이 오래 걸렸다거나 완성품이 더 화려하다는 설명만으로 법원의 쉬운 창작 판단에 충분히 답하기는 어렵습니다. 디자인의 어떤 형태와 결합에 창작적인 특징이 있는지, 비교 대상 및 분야의 일반적인 표현 방식과 연결하여 설명하는 것이 중요합니다.
물론 이 판결이 모든 반복 배열 디자인의 등록을 부정한 것은 아닙니다. 법원은 이 사건의 공통 도안과 구체적인 배치, 삭제와 미세 변경의 수준을 살펴 결론을 내렸습니다. 디자인마다 전체 구성과 해당 분야의 사정을 따로 검토해야 합니다.
타일 디자인이 기존 디자인과 다르게 보이는지, 그리고 그 차이를 통상의 디자이너가 쉽게 만들 수 있는지는 서로 다른 질문입니다. 새 디자인을 출원하거나 거절이유에 대응할 때 두 질문을 함께 점검하시면, 눈에 보이는 차이와 등록에 필요한 창작 수준을 더 정확하게 설명하실 수 있습니다.