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特許拒絶審決の取消訴訟における新たな資料:補充か、新たな拒絶理由か

韓国大法院2022Hu11190判決から、周知慣用技術の補充資料と新たな拒絶理由の区別、請求項と出願全体の関係を解説します。

特許拒絶審決の取消訴訟における新たな資料:補充か、新たな拒絶理由か

拒絶から上告審まで

韓国大法院は2026年1月29日、2022Hu11190事件の上告を棄却し、特許法院2022年11月24日判決(2022Heo2127)を維持しました。出願はプラズマ密度を制御するシステム・方法に関するもので、先行発明1・2に基づく進歩性欠如が問題とされていました。拒絶決定不服審判の不成立審決を経て、取消訴訟となった事件です。

意見を述べる機会の保障

出願人には拒絶理由の通知と意見書提出の機会が保障されなければなりません。その機会がなかった実質的に異なる理由を、不服審判や取消訴訟で新たに主張することはできません。他方、既に通知された拒絶理由と主たる趣旨が異ならず、その理由を補充するにとどまる事情は判断資料となり得ます。資料が新しいことと、拒絶理由が新しいことは区別されます。

二つの資料が果たした役割

乙第8号証は、出願時に当該分野で知られていた周知慣用技術を証明し、先行発明2を補充する資料でした。通知済みの引用例に代えて別の攻撃を構成したわけではありません。日本公開特許公報2004-241792は、先行発明1の明細書に記載された背景技術を理解するために参酌されたもので、独立した進歩性否定の根拠として提出されたものではありません。この役割を踏まえ、手続的権利の侵害は否定されました。

進歩性判断に必要な論理付け

先行技術の内容、請求発明との相違点、出願時の当業者の技術水準を把握し、その相違を容易に克服できる理由を示す必要があります。複数の引用例を組み合わせる際には、示唆・動機、または当時の技術常識、基本的課題、発展傾向、業界の要請などによる根拠が必要です。文献が複数存在するだけでは足りません。

一つの請求項と出願全体の関係

請求項1は、先行発明1単独、または先行発明1・2の組合せから容易に想到できると判断されました。本判決が適用した韓国法の原則では、いずれか一つの請求項に拒絶理由があれば、そのままの出願全体を登録することはできません。これは、他のすべての請求項について個別に進歩性欠如が判断されたことを意味しません。上告は棄却され、拒絶が維持されました。

反論の前に資料の役割を整理する

背景技術の説明なのか、基準時の周知性の立証なのか、それとも別の拒絶論を成立させる主要な構成の導入なのかを確認します。センサーの原理を説明する教科書と、新たな制御構成を持ち込む別の特許文献は理解のための対比例ですが、資料の名称だけで許容性は決まりません。請求項ごとの技術的根拠、補正の可否、手続期限を整理し、対比の変更により改めて意見の機会が必要とされた2025Heo10293事件との違いも押さえることが重要です。

原図の表記と形状を保持しています。内容は本文で説明しています。

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