短い追記でも技術的意味は変わり得る
IPLEXの金容德弁理士が、韓国大法院2025年6月26日判決・2023Hu11487を解説します。対象は血圧降下用医薬組成物の請求範囲の訂正です。請求項は保護を求める技術的事項を定めますが、用量の数値が同じでも発明の内容が同じとは限りません。
特許権者が追加しようとした記載
請求項1には、フィマサルタンカリウム塩またはその水和物30mgと、アムロジピンベシル酸塩5mgが記載されていました。無効審判の中で、それぞれ「フィマサルタンカリウム塩として30mg」「アムロジピンとして5mg」と追加する訂正が求められました。水和物は水分子を含む化合物であり、塩、水和物、基礎となる有効成分は異なる化学形態です。
アムロジピンベシル酸塩5mgと、アムロジピン換算で5mgを含む製剤とでは、量が同じとは限りません。数値を変えなくても、質量の基準とする物質が変わり得ます。
訂正の検討は元の請求項の解釈から
韓国特許法上、訂正は請求範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の明確化等の目的に該当し、請求範囲を実質的に拡張・変更しないことが必要です。説明を補ったというだけでは足りず、まず元の技術的意味を確定しなければなりません。
発明の説明や図面は、請求項の技術用語を客観的に理解するために参酌しますが、請求項に記載された保護範囲を読み替えて拡張・限定する根拠にはなりません。本件の明細書も各化合物を区別し、実施例・製造例ではフィマサルタンカリウム塩三水和物とアムロジピンベシル酸塩を基準に量を記載していました。
大法院が原審の前提を否定した理由
特許法院は2023年11月30日の2023Heo10613判決で訂正を認め、訂正後の請求項1、4、12～14について、記載要件や進歩性に関する無効理由はないと判断していました。大法院は、技術的文脈から元の用量基準が既に明確であり、訂正の要件を満たさないと判断しました。
元の記載は、フィマサルタンカリウム塩30mgまたはその水和物30mgと、アムロジピンベシル酸塩5mgを意味し、後から括弧内に追加された換算量を既に示していたとは解されませんでした。大法院はさらに、血圧降下作用を示す成分量が変わることで発明の効果も変化し、請求範囲の実質的変更に当たる余地も指摘しました。この可能性の指摘と、訂正が不適法であるとの判断は区別して読む必要があります。
特許全体の即時無効ではなく、破棄差戻し
大法院は原判決を破棄し、特許法院に差し戻しました。請求項1、4、12～14の無効理由は訂正前の記載に基づいて再検討することになります。他の対象請求項は請求項1の従属項、または医薬用途以外の構成を共通とするものです。本判決自体が特許全体を無効としたわけではなく、訂正後の記載を基礎とした原審の前提を是正したものです。
出願・訂正時の実務上の確認事項
各数値の基準を明記します。化合物自体の質量と有効成分換算の量は異なり得るため、請求範囲、発明の説明、実施例を整合させることが重要です。訂正案では文字の変更だけでなく、技術的内容と効果も比較します。
無効紛争では、訂正が認められる場合と認められない場合の双方を検討します。その判断によって無効理由を審理する請求範囲が変わるためです。数値が変わったかだけでなく、その数値が何を測るのかを確認することが実務上の要点です。
原図の表記と形状を保持しています。内容は本文で説明しています。