기업간 기술 거래, 스타트업 투자, 사업 인수합병 등의 과정에서 특허를 양도하거나 이전하는 상황은 생각보다 자주 발생합니다.
그런데 특허권 이전은 단순히 계약만으로 이루어지지 않습니다. 특허청 등록까지 마쳐야 비로소 법적 효력이 발생합니다.
그래서 오늘은 오늘은 무형자산인 지식재산권 중 특허권, 상표권, 디자인권의 권리이전에 대해 각각 알아보겠습니다.
권리이전이란?
‘권리이전’은 말 그대로 특허권자(양도인)가 자신의 권리를 다른 사람(양수인)에게 넘기는 것을 의미합니다. 특허권 양도라고도 합니다. 특허청에 등록된 특허권자 이름을 양수인 이름으로 바꾸는 과정이라고 이해하시면 됩니다.
권리이전의 구분
- 전부이전: 권리를 전부를 이전하는 경우
- 지분전부이전: 다수의 권리자 중 일부의 권리자가 가진 지분의 전부를 이전하는 경우
- 일부이전: 권리 중 일부를 이전하는 경우
- 지분일부이전: 다수의 권리자 중 일부의 권리자가 가진 지분의 일부를 이전하는 경우
- 분할이전: ①상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있음(단, 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 함) ②복수디자인은 디자인권마다 분리하여 이전할 수 있음(단, 2014.6.30 이전에 출원한 복수디자인에만 분할이전이 해당됨/2014.7.1 이후 출원한 복수디자인은 디자인 각각에 등록번호를 부여하므로 분할이전이 아니라 권리이전)
※ 본 포스팅에서는 가장 일반적인 전부이전을 기준으로 설명드립니다.
특허권 권리이전
- 특허권에서 권리이전이 필요한 대표적인 경우
- 창업 시 특허를 회사로 이전 → 창업자가 보유한 특허권을 설립된 법인 명의로 이전하여 회사의 기술자산으로 확보하는 경우
- M&A 과정에서 기술 자산 이전 → 기업 인수·합병 과정에서 특허권 등 기술자산의 소유관계를 정리하고 필요한 권리이전 절차를 진행하는 경우
- 기술 양도 계약 체결 → 보유한 특허권을 다른 기업에 양도하는 계약을 체결하고 특허권 이전등록을 진행하는 경우
- 특허권 권리이전 시 주의사항
특허권 권리이전 시에는 반드시 등록원부를 확인해야 합니다. 등록원부를 통해 양도인이 현재 특허권자로 등록되어 있는지, 특허권의 존속 여부 및 연차등록료 납부 상태 등 현재 권리관계를 확인할 수 있습니다.
또한 특허권에 공유관계나 실시권·질권 등이 설정되어 있는 경우에는 권리이전의 유형에 따라 제3자 또는 공유자의 동의가 필요한 경우가 있으므로, 등록원부를 통해 해당 권리의 등록사항을 꼼꼼히 확인한 후 이전 절차를 진행해야 합니다.
- 특허권 권리이전 절차
1) 양도계약 체결 및 서류 준비
양도인과 양수인이 특허권의 이전에 합의하고 양도계약을 체결합니다. 이후 권리이전등록에 필요한 양도증 등 관련 서류를 준비합니다. 계약서에는 특허번호 및 발명의 명칭, 양도가액, 양도인·양수인의 정보, 계약일 및 서명·날인 등의 내용을 기재할 수 있습니다.
2) 특허청에 권리이전등록 신청
양도계약 체결 후 양도인과 양수인은 권리이전등록에 필요한 서류를 준비하여 특허청에 권리이전등록을 신청합니다. 양도에 의한 특허권 이전은 이전등록을 해야 그 효력이 발생하므로, 계약 체결만으로 절차가 완료되는 것은 아닙니다.
3) 권리이전 등록 완료
특허청의 심사를 거쳐 권리이전등록이 완료되면 등록원부에 양수인이 새로운 권리자로 등록됩니다. 양도에 의한 특허권 이전의 경우, 이전등록이 완료됨으로써 양수인에게 특허권 이전의 효력이 발생합니다.
- 특허권 권리이전 시 필요서류
1) 권리이전등록신청서
- 등록의무자(양도인), 등록권리자(양수인) 정보와 이전할 이전할 특허등록번호 등을 정확하게 기재해야 합니다.
- 대리인을 통해 권리이전등록을 진행하는 경우에는 대리인이 신청을 대행할 수 있으며, 대리인에 의한 경우 등록권리자의 대리인임을 증명하는 서류를 제출해야 합니다.
2) 양도증 등 등록원인을 증명하는 서류
- 양도·양수인의 명확한 신원(명칭, 주소, 특허고객번호 등)을 기재해야합니다.
- 양도증 등에는 양도인·양수인의 정보를 정확하게 기재하고, 권리이전의 대상과 양도 내용 등을 명확히 표시해야 합니다.
3) 양도인의 인감증명서
- 양도인의 인감증명서, 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 중 하나를 제출해야 하며, 신청서 접수일로부터 6개월 이내에 발급된 서류여야 합니다.
4) 동의서
- 권리의 공유관계 등으로 인해 동의가 필요한 경우에는 해당 동의서를 제출해야 합니다. 동의서 및 인감증명서 등 필요한 서류는 동의자의 유형과 이전 원인에 따라 달라질 수 있으므로 확인이 필요합니다.
- 특허권 권리이전 비용
특허권 권리이전 시에는 대리인 수수료와 특허청에 납부하는 등록료, 등록면허세 등 지방세, 그리고 경우에 따라 인지세가 발생할 수 있습니다. 대리인 수수료는 특허사무소에 지급하는 비용이며, 등록료·지방세·인지세 등은 권리이전 과정에서 발생하는 공적 비용입니다.
1) 대리인 수수료
특허사무소마다 책정 기준과 금액이 다를 수 있습니다.
2) 관납료(1건 당)
- 권리이전등록료: 40,000원
- 등록면허세 등 지방세: 21,600원(등록면허세 18,000원/지방교육세 3,600원)
- 인지세: 양도계약서 등 과세문서의 기재금액에 따라 달라집니다.
상표권 권리이전
- 상표권에서 권리이전이 필요한 대표적인 경우
상표 권리이전은 단순 명의변경이 아니라 브랜드 자산을 이전하는 법적 절차입니다.
특히 아래와 같은 상황에서 자주 진행됩니다.
1) 개인 명의의 상표권을 법인으로 이전하는 경우
개인 명의로 상표권을 보유하고 있던 사업자가 법인을 설립한 후, 해당 상표권을 법인 명의로 이전하는 경우가 있습니다. 이 경우 양도 등의 등록원인을 통해 상표권의 소유자를 개인에서 법인으로 변경할 수 있습니다.
2) 브랜드 사업 자체를 양도하는 경우
온라인 쇼핑몰, 화장품 브랜드, 식품 브랜드 등 브랜드 중심의 사업을 양도하면서 해당 사업에 사용되는 상표권도 함께 이전하는 경우가 있습니다. 이때 사업 양도와 별도로 상표권의 소유권이 이전되는 경우에는 권리이전등록 절차를 진행해야 합니다.
3) 쇼핑몰 운영주체가 변경되는 경우
개인이 상표권을 보유하고 있으나 실제 사업은 법인이 운영하는 등 상표권자와 사업 운영주체가 달라지는 경우가 있습니다. 이처럼 상표권의 소유주체와 실제 사업 운영주체가 달라진 경우에는 사업관계에 맞게 상표권의 귀속관계를 검토하고 필요한 경우 권리이전 절차를 진행할 수 있습니다.
4) 공동 브랜드 권리를 정리하는 경우
여러 사람이 공동으로 상표권을 보유하고 있다가 사업관계가 변경되거나 지분을 정리하면서 특정 권리자에게 상표권을 이전하는 경우가 있습니다. 이 경우 지분의 전부이전 또는 일부이전 등의 방법으로 권리관계를 정리할 수 있으며, 이전 형태에 따라 공유자의 동의가 필요할 수 있습니다.
5) 투기업의 합병·분할 등으로 권리관계를 승계하는 경우
기업의 합병이나 분할 등으로 상표권을 다른 법인에 승계하는 경우에도 권리이전등록 절차가 필요할 수 있습니다. 특히 법인 합병의 경우 상표권 이전의 효력은 합병등기에 의해 발생하지만, 제3자에게 대항하기 위해서는 권리이전등록이 필요합니다.
- 상표권 권리이전 시 주의사항
상표 이전은 단순히 ‘이름을 넘기는 일’이 아닙니다. 상표권 이전은 생각보다 촘촘하게 얽힌 법률 문제이며, '설마' 했던 작은 실수가 전체 계약을 무효로 만들 수도 있습니다.
특히 다음 사항은 계약 전후로 반드시 확인해야 합니다.
1) 권리상태를 꼼꼼히 확인하세요.
계약 전 상표등록원부를 통해 해당 상표권의 현재 권리상태를 확인하는 것이 중요합니다. 존속기간이 만료되었거나 갱신등록이 이루어지지 않은 경우 권리가 소멸될 수 있으며, 질권이나 전용사용권 등 다른 권리가 설정되어 있는지도 확인해야 합니다. 특히 전용사용권이 설정되어 있는 경우 그 설정 범위 등을 확인한 후 권리이전을 진행하는 것이 좋습니다.
2) ‘공유 상표권’인지 확인하세요.
이전하려는 상표권이 여러 명에게 공동으로 귀속되어 있는 경우에는 공유관계와 각 공유자의 지분을 확인해야 합니다. 특히 공유지분을 이전하는 경우에는 이전의 형태에 따라 다른 공유자의 동의가 필요한 경우가 있으므로, 계약 전 관련 요건을 확인하는 것이 중요합니다.
3) 양도 계약서를 명확하게 작성하세요.
계약서에는 대상 상표의 등록번호, 상표명, 지정상품 등 이전 대상을 명확하게 기재하고, 양도가액과 대금 지급방법 및 지급시기 등 주요 계약조건을 구체적으로 정하는 것이 좋습니다. 또한 기존에 전용사용권·통상사용권·질권 등이 설정되어 있는 경우 그 권리관계와 이전 후 처리방안도 함께 확인하는 것이 좋습니다.
4) 최종 단계는 ‘이전등록’임을 잊지 마세요.
양도계약을 체결하고 대금을 지급하는 것만으로 상표권 이전 절차가 완료되는 것은 아닙니다. 양도에 의한 상표권 이전은 이전등록을 해야 그 효력이 발생하므로, 계약 체결 후 특허청에 권리이전등록을 신청해야 합니다.
5) 유사한 지정상품의 분할이전 여부를 확인하세요.
하나의 상표권에 여러 지정상품이 등록되어 있는 경우 지정상품의 일부만을 분할하여 이전할 수 있습니다. 다만 상표권의 분할이전에는 제한이 있으므로, 유사한 지정상품이 서로 다른 권리자에게 분리되어 이전되지 않도록 이전 대상 지정상품을 꼼꼼히 확인해야 합니다.
6) 업무표장·단체표장 등 특수한 상표권은 별도의 이전 요건을 확인하세요.
일반적인 상표권과 달리 업무표장권이나 단체표장권 등은 권리의 성격에 따라 별도의 이전 요건이나 절차가 적용될 수 있습니다. 따라서 이전 대상 상표가 일반상표인지 업무표장·단체표장 등 특수한 유형의 상표인지 먼저 확인한 후 관련 규정을 검토해야 합니다.
- 상표권 권리이전 절차
상표 권리이전은 일반적으로 아래 절차로 진행됩니다.
1) 양도계약 체결 및 관련 서류 준비
양도인과 양수인이 상표권 이전에 합의하고 양도계약을 체결합니다. 계약서에는 이전 대상 상표의 등록번호, 지정상품, 양도 범위, 양도가액, 당사자 정보 및 계약조건 등을 명확하게 기재하는 것이 좋습니다.
특히 상표권 전체를 이전하는지, 일부 지정상품 또는 공유지분을 이전하는지 등을 구체적으로 확인해야 합니다.
2) 권리이전등록 신청
양도계약 체결 후 필요한 서류를 준비하여 특허청에 권리이전등록을 신청합니다. 신청 과정에서 제출서류가 누락되거나 보완이 필요한 경우 특허청의 보정 요구가 있을 수 있습니다. 양도에 의한 상표권 이전은 이전등록을 해야 그 효력이 발생하므로, 계약 체결만으로 권리이전 절차가 완료되는 것은 아닙니다.
3) 권리이전 등록 완료
특허청의 등록 절차를 거쳐 권리이전등록이 완료되면 등록원부에 양수인이 새로운 상표권자로 등록됩니다. 양도에 의한 상표권 이전은 이전등록이 완료됨으로써 그 효력이 발생합니다.
- 상표권 권리이전 시 필요서류
일반적인 양도에 의한 상표권 권리이전의 경우 다음과 같은 서류가 필요합니다.
- 권리이전등록신청서
- 양도계약서 또는 양도증
- 양도인의 인감증명서 등 본인 확인 서류(신청서 접수일로부터 6개월 이내 발급)
- 공유자의 동의가 필요한 경우 동의서 등 관련 서류
- 상표권 권리이전 비용
1) 대리인 수수료 : 특허사무소마다 책정 기준과 금액이 다를 수 있습니다.
2) 관납료(1건 당)
- 권리이전 등록료 : 40,000원
- 등록면허세 등 지방세 : 21,600원(등록면허세 18,000원/지방교육세 3,600원)
- 인지세 : 양도계약서 등 과세문서의 기재금액에 따라 달라질 수 있음
디자인권 권리이전
- 디자인권에서 권리이전이 필요한 대표적인 경우
디자인 권리이전은 특히 아래와 같은 상황에서 자주 진행됩니다.
1) 제품 사업 또는 디자인 관련 사업을 양도하는 경우
생활용품, 가전제품, 화장품 패키지 등 디자인이 중요한 제품의 사업을 양도하면서 해당 제품에 관한 디자인권도 함께 이전하는 경우가 있습니다. 이 경우 사업 양도와 별도로 디자인권의 권리관계를 확인하고 필요한 권리이전등록 절차를 진행해야 합니다.
2) 제조·생산 구조 변경에 따라 디자인권의 귀속을 정리하는 경우
OEM·ODM 등 제조·생산 구조가 변경되면서 디자인권의 소유관계를 정리해야 하는 경우가 있습니다. 특히 실제 제품의 제조·판매 주체와 디자인권자가 다른 경우에는 계약관계와 디자인권의 귀속관계를 확인하고 필요한 경우 권리이전 절차를 진행할 수 있습니다.
3) 개인 명의의 디자인권을 법인으로 이전하는 경우
개인 명의로 디자인권을 보유하고 있던 사업자가 법인을 설립한 후, 해당 디자인권을 법인 명의로 이전하는 경우가 있습니다. 이 경우 양도 등 적절한 등록원인에 따라 디자인권의 권리이전등록을 진행할 수 있습니다.
4) 공동으로 보유한 디자인권의 지분을 정리하는 경우
공동으로 개발한 제품의 디자인권을 여러 명이 보유하고 있다가 사업관계가 변경되거나 지분을 정리하면서 특정 권리자에게 권리를 이전하는 경우가 있습니다. 이처럼 디자인권이 공유된 경우에는 공유관계와 각 권리자의 지분을 확인하고, 필요한 경우 권리이전 절차를 통해 권리관계를 정리할 수 있습니다.
5) 법인의 합병·분할 등으로 디자인권을 승계하는 경우
법인의 합병이나 분할 등으로 디자인권을 다른 법인에 승계하는 경우에도 권리관계에 맞게 필요한 등록절차를 진행해야 합니다.
- 디자인권 권리이전 시 주의사항
디자인 권리이전 시에는 아래 사항들을 사전에 충분히 검토하는 것이 중요합니다.
1) 등록디자인의 범위를 확인하세요
디자인권은 등록된 디자인을 기준으로 권리범위가 정해지므로, 권리이전 전에 등록원부와 등록된 도면 등을 통해 이전 대상 디자인을 정확하게 확인하는 것이 중요합니다.
특히 전체디자인인지 부분디자인인지, 한 벌의 물품에 관한 디자인인지 등을 확인하여 실제 이전하려는 권리와 등록된 디자인의 범위가 일치하는지 살펴보는 것이 좋습니다.
2) 이전 대상 디자인과 물품을 정확하게 확인하세요
디자인권은 등록된 디자인과 그 대상 물품을 기준으로 보호되므로, 여러 디자인권을 보유하고 있거나 하나의 사업에서 여러 제품에 디자인권을 사용하는 경우에는 어떤 디자인권을 이전할 것인지 명확하게 확인해야 합니다.
특히 여러 디자인권 중 일부만 이전하거나 특정 제품에 관한 디자인권만 이전하는 경우에는 디자인등록번호와 물품 등을 정확하게 특정하는 것이 중요합니다.
3) 실제 사업 주체와 디자인권자의 관계를 확인하세요
디자인권을 이전하기 전에는 실제 제품의 제조·판매 주체와 디자인권자가 동일한지, 공동으로 디자인권을 보유하고 있는지 등 실제 사업관계와 디자인권의 귀속관계를 함께 확인하는 것이 좋습니다.
예를 들어,
- 브랜드 운영 주체와 디자인권자가 다른 경우
- 제조사와 디자인권자가 다른 경우
- 공동개발 과정에서 여러 명이 디자인권을 보유하고 있는 경우
등에는 계약관계와 디자인권의 귀속관계를 함께 검토할 필요가 있습니다.
4) 디자인권 이전등록 완료 여부를 확인하세요
양도계약을 체결하는 것만으로 디자인권의 권리이전 절차가 완료되는 것은 아닙니다. 양도에 의한 디자인권 이전은 이전등록을 해야 그 효력이 발생하므로, 계약 체결 후 특허청에 권리이전등록을 신청하고 등록이 완료되었는지 확인해야 합니다.
- 디자인권 권리이전 절차
디자인권 권리이전은 일반적으로 양도계약 체결 → 권리이전등록 신청 → 권리이전등록 완료의 순서로 진행됩니다.
1) 양도계약 체결 및 관련 서류 준비
양도인과 양수인이 디자인권 이전에 합의하고 양도계약을 체결합니다.
계약서에는 일반적으로 다음과 같은 내용을 명확하게 기재하는 것이 좋습니다.
디자인등록번호 및 대상물품 양도 범위 양도가액 양도인 및 양수인 정보 기타 계약조건특히 일부 지분 이전인지, 전체 권리 이전인지 명확히 기재하는 것이 중요합니다.
2) 권리이전등록 신청
양도계약 체결 후 필요한 서류를 준비하여 특허청에 권리이전등록을 신청합니다.
신청 과정에서 제출서류가 누락되거나 보완이 필요한 경우 특허청의 보정 요구가 있을 수 있습니다. 또한 양도에 의한 디자인권 이전은 이전등록을 해야 그 효력이 발생하므로, 계약 체결만으로 권리이전 절차가 완료되는 것은 아닙니다.
3) 권리이전 등록 완료
특허청의 등록 절차를 거쳐 권리이전등록이 완료되면 등록원부에 양수인이 새로운 디자인권자로 등록됩니다.양도에 의한 디자인권 이전은 이전등록이 완료됨으로써 그 효력이 발생합니다.
- 디자인권 권리이전 시 필요서류
일반적인 양도에 의한 디자인권 권리이전의 경우 다음과 같은 서류가 필요합니다.
- 권리이전등록신청서
- 양도증 또는 양도계약서 등 등록원인을 증명하는 서류
- 양도인의 인감증명서, 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 중 하나(신청서 접수일로부터 6개월 이내 발급된 서류)
- 공유자의 동의가 필요한 경우 동의서 등 관련 서류
- 디자인권 권리이전 비용
1) 대리인 수수료: 특허사무소마다 책정 기준과 금액이 다를 수 있습니다.
2) 관납료(1건 당):
- 권리이전등록료 : 40,000원
- 등록면허세 등 지방세 : 21,600원(등록면허세 18,000원/지방교육세 3,600원)
- 인지세 : 양도계약서 등 과세문서의 기재금액에 따라 달라질 수 있음
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