안녕하세요, 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
사업을 시작하면서 권리보호를 위해 상표를 출원하였는데 "거절이유통지서"를 받아 당황하신 경험이 있으신가요?
상표 거절이유의 종류는 다양하지만 가장 흔한 거절이유 중 하나가 상표에 식별력이 없다는 거절이유(상표법 제33조제1항각호)입니다.
이번에는 상표법 제33조 제1항 거절이유를 다루면서 내가 출원하고자 하는 상표가 식별력이 존재하는지 확인하는 방법과 상표 출원 전략에 대해서 살펴보겠습니다.
제33조 제1항
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를
제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
상표법 제33조제1항각호는 특정 조건에 해당하는 상표는 등록할 수 없다는 규정입니다.
이 조항은 소비자가 상품을 구분할 수 없게 만드는 상표들, 즉 식별력이 없는 상표들을 등록하지 못하도록 하고 있습니다.
이처럼 상표법 제33조 제1항은 자타상품의 식별력이 없는 상표들로서 상표등록이 불허되는 사유를 다음과 같이 제한적으로 열거하고 있습니다.
제1호
그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
보통명칭은 그 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭, 기타의 명칭을 말합니다.
예를 들어 의자상품의 상표로 'Chair', 과일음료의 상표로 'Juice', '주스' 등은 등록할 수 없습니다.
제2호
그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
관용표장은 동종업자 사이에서 인식·사용되는 표장을 말합니다. 또한 보통명칭은 문자로만 구성됨에 비하여 관용표장은 문자 이외에 기호나 도형으로 구성될 수 도 있습니다.
예를 들어 직물류에 '~TEX', 스낵류에 '~깡', 청주에 '정종' 이라는 표장은 관용표장에 해당합니다. 관용표장은 보통명칭보다 약하지만 식별력이 없다는 점에서는 보통명칭과 유사합니다.
다시 말해, 통신회사를 운영하는 사람이 "통신"을 상표로 사용하겠다면 '보통명칭'이라서 불가능 합니다. "NET"을 상표로 사용하겠다면 '관용표장'이라서 불가능 합니다.
제3호그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
제3호의 내용과 같이 상품의 성질, 특성 등을 직감시키는 표장을 기술적 표장이라고 합니다. 많은 의뢰인들이 상표에 기술적 표장을 넣길 희망합니다. 상품의 특징을 잘 설명하기 때문이죠. 하지만 이를 허용하게 되면 어느 특정인에게만 해당 표시를 독점적으로 사용하게 하여 공익성이 떨어지기에 상표법에서는 금지하고 있습니다.
예를 들면, 두부 상품에 '초당 두부', 블라우스에 'SILK' 등은 등록할 수 없으며, 'Best', 'No.1', 'Super' 등의 표현은 지정상품과 무관하게 등록이 불가능합니다.
제4호현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말합니다.
예를 들어 장충동왕족발, 신당동 떡볶이, 종로학원, OXFORD 등과 같이 현저하게 인식된 지리적 명칭에 지정상품과 관련된 단어의 조합 상표 또는 현저하게 인식된 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록될 수 없습니다.
제5호흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
'흔히 있는 성 또는 명칭' 이란 현실적으로 다수가 존재하는 경우뿐만 아니라 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성이나 법인, 단체, 상호의 명칭을 말합니다.
현저한 지리적 명칭과 마찬가지로, 지정상품과의 관계와 상관없이 상표 등록여부 결정할 시점의 일반 수요자의 평균적 인식을 기준으로 판단합니다. 해당 성 또는 명칭을 한글, 한자, 영문 등으로 표기한 경우에도 거절이유에 해당합니다.
예를 들면, '김&박', '이&최'는 흔한 성의 상호결합으로 상표등록이 거절되지만, '김&용', '이&설' 등은 흔한 성과 흔하지 않은 성의 결합으로 등록이 가능합니다.
제6호간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
① 문자상표의 경우
문자상표인 경우에는 1자의 한글이나 2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 등록될 수 없습니다. 예를 들어 '가', 'DY', 'α', 'Ω' 등은 상표로 등록할 수 없습니다.
② 숫자상표의 경우
숫자상표인 경우에는 두 자리 이하의 숫자로 표시된 것, 10단위의 숫자와 +, －, ×, ÷, = 등 부호로 결합하거나 10단위 숫자를 식별력이 없는 표장과 결합한 때에는 등록이 불가능 합니다. 100이상의 숫자라고 하더라도 12345 처럼 순서대로 나열한 것은 제6호의 거절이유에 해당합니다. 다만, &으로 결합하거나 같은 숫자를 나열한 경우에는 등록이 가능합니다.
③ 도형상표의 경우
도형상표인 경우에는 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, 卍(만), 삼태극 등과, 이러한 도형 또는 무늬를 동일하게 표시한 것은 거절사유에 해당합니다.
제7호제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
제7호의 경우는 식별력 없는 상표를 모두 나열할 수 없기에 제1호부터 제6호까지를 보충하는 취지로서 입법되었습니다.
기타 식별력 없는 상표란 ① 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, ② 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, ③ 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표 등을 말합니다.
예를 들어, 'Good Morning', 'Be Smart' 등의 표장은 일반적인 구호로 사용되어 식별력이 없습니다. 'LAND, MART, PLAZA, OUTLET, HOUSE, TOWN, 마을, 촌, 마당' 등도 장소적 의미로 흔히 사용되어 식별력이 없다고 판단합니다.
식별력 없는 상표 등록시키는 방법은?
- 사용에 의한 식별력 취득
상표법 제33조 제2항에 따른 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 시 식별력 없는 상표도 등록이 가능합니다. 이는 처음에는 식별력이 없었던 상표라도, 오랜 기간 동안 해당 상표를 일관되게 사용하고 소비자들 사이에서 특정 업체의 상품으로 인식되게 된 경우에는 예외적으로 등록을 허용하는 제도입니다.
예를 들어, ‘갈아만든 배’처럼 원래는 상품의 특성을 나타내는 표현이었지만, 꾸준한 마케팅과 사용을 통해 소비자들 사이에서 고유 브랜드로 인식되었다는 점이 인정되어 상표로 등록된 사례가 있습니다.
이를 입증하기 위해서는 실제 판매 내역, 광고 및 홍보 활동 자료, 소비자 인지도 조사 결과 등 다양한 사용 증빙 자료가 필요하며, 단순히 오랫동안 사용했다는 사실만으로는 부족합니다. 중요한 것은 ‘소비자들이 특정인의 상표로 인식하고 있는가’를 입증하는 것입니다.
- 식별력 있는 구성요소를 결합
식별력 없는 상표에 식별력 있는 구성요소를 결합하는 방식을 이용하면 식별력이 없는 상표도 등록이 가능합니다.
예를 들어, 해태의 유명 음료인 '갈아만든 배' 역시 '갈아만든(가공방법)', '배(원재료)'의 기술적 표장으로 인해 상표를 받을 수 없었고, '해태 갈아만든 배'로 상표 등록을 하였습니다.
즉, 전체적으로 보았을 때 소비자에게 식별력이 느껴지도록 구성하는 것이 핵심입니다. ‘NATURE JUICE’, ‘THE REAL APPLE’과 같이 일반 단어라도 새로운 조합을 통해 고유성을 부여하거나, 회사 로고나 고유 그래픽을 결합해 상표 전체에 식별력을 부여하는 방식이 실무적으로 많이 활용됩니다.
요약하자면, 식별력 없는 상표라고 해서 반드시 등록이 불가능한 것은 아닙니다. (1) 장기간의 사용을 통해 소비자 인식을 확보하거나, (2) 식별력 있는 다른 요소와 조합하여 전체 표장의 인식력을 높이는 방식으로 등록이 가능합니다. 특히 브랜드 초기 기획 단계에서 상표 전략을 신중히 수립한다면, 처음부터 거절 사유를 피할 수 있는 이름을 선택하는 것도 중요합니다.
식별력 검토 방법
앞서 설명한 바와 같이 문제가 많이 되는 거절이유 중 하나가 식별력 부존재를 이유로 하는 거절이유입니다. 따라서, 상표를 출원하기 전에 가장 먼저 검토해야 할 핵심 요소는 바로 ‘식별력'입니다.
하지만 어떤 표장이 식별력을 갖췄는지를 판단하는 일은 단순히 외관만 보고 결정할 수 없습니다. 다양한 요소들을 종합적으로 고려해야 하며, 아래와 같은 기준들이 실무에서 식별력 판단의 핵심이 됩니다.
- 상표와 지정상품 간의 관계 검토
같은 단어라도 어떤 상품에 쓰이느냐에 따라 식별력 유무가 달라집니다.
예를 들어 ‘APPLE’이라는 단어는 과일 상품에는 보통명칭으로서 등록이 불가능하지만, 전자기기 상품에는 고유 브랜드로 인식되므로 등록이 가능합니다. 그리고, ‘SILK’는 의류에 쓰이면 품질을 나타내는 기술적 표장이지만, 화장품 브랜드에서는 식별력 있는 표장으로 인정될 수 있습니다. 즉, 표장 자체만으로는 등록 가능 여부를 단정할 수 없고, 반드시 지정상품과 함께 판단해야 합니다.
- 상표의 구성 요소 검토
표장이 어떤 요소로 구성되어 있는지도 중요한 판단 기준입니다. 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장 등 흔히 사용되는 단어만으로 구성된 상표는 원칙적으로 등록이 어렵습니다. 숫자, 간단한 기호, 흔한 성씨, 단순한 도형도 식별력이 없다고 판단될 수 있습니다. 그러나 도형, 특이한 조합어, 고유 이름, 상징성 있는 표현이 포함되면 전체적으로 식별력이 생길 수 있습니다. 즉, 전체적인 인상(전체표장주의)을 기준으로 판단하며, 구성요소 중 식별력이 있는 부분이 독립적으로 인식될 수 있는가도 중요한 포인트입니다.
- 일반 수요자의 인식 기준
특허청은 전문가나 사업자의 관점이 아닌, 일반 수요자의 평균적 인식을 기준으로 식별력을 판단합니다. 즉, 해당 상표를 일반 소비자가 봤을 때 단순한 설명 또는 정보로 이해하는지, 아니면 브랜드로 인식하는지가 핵심입니다. 소비자 조사 결과, 시장 인지도, 언론 노출 빈도 등은 판단에 영향을 줄 수 있습니다.
상표 등록 가능성 향상을 위한 전략
식별력이 낮은 표장이라도 다음과 같은 전략적 조합을 통해 등록 가능성을 높일 수 있습니다.
1. 회사명 + 보통명칭: 예) “해태 갈아만든 배”
2. 독창적 도형 결합: 로고, 상징 이미지 포함
3. 고유조합어 창출: ‘NATURE JUICE’, ‘THE REAL APPLE’처럼 새로운 의미나 인상을 주는 조합
일반적 단어라도, 어떻게 표현하느냐에 따라 브랜드화가 가능하므로, 단어 선택과 시각적 구성에 전략이 필요합니다.
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