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OEM製造・輸出は韓国商標の使用に当たるか

韓国特許法院の2025Heo10401判決を踏まえ、黙示の使用許諾、製造管理、商取引上の同一性と不使用取消の立証を整理します。

OEM製造・輸出は韓国商標の使用に当たるか

不使用取消の審決を取り消した事例

韓国特許法院は2026年1月22日、2025Heo10401事件で、食品に係るMATCHANDEUL商標の不使用取消審決を取り消しました。登録第0494844号は2000年3月9日に出願され、2001年6月5日に登録されたものです。2024年1月18日の取消審判請求は、塩辛、保存処理した野菜、キムチなど第29類の指定商品を対象としていました。登録に記載された他の商品まで、当然に請求の対象になるわけではありません。

韓国商標法119条1項3号との関係では、請求前の継続した3年間に韓国内で使用されていたかが問題となりました。特許審判院は2024Dang182事件で2025年5月15日に取消審決をしましたが、法院は許諾関係と輸出に関する証拠を評価し、異なる結論に至りました。外国における登録の有効性を判断した事件ではありません。

OEM製造・輸出は韓国商標の使用に当たるか

黙示の通常使用権とOEMにおける管理

商標権者は2019年頃から会社の唯一の社内取締役として実質的に経営していました。法院は、この具体的な関係と行動を踏まえ、会社に対する黙示の非独占的な使用許諾を認めました。関連会社であれば一律に使用権が認められる、という判断ではありません。

会社は当初、自ら製造・表示・輸出を行い、2023年12月7日付の供給契約後はOEM製造を利用しました。仕様、表示位置、検査、品質保証、第三者への販売禁止や目的外使用の禁止などが、発注会社による製造管理を裏付けました。実際の製造を外注したことだけで、発注会社による商標使用が否定されるものではありません。

OEM製造・輸出は韓国商標の使用に当たるか

国内での標章付着から輸出までを立証

少なくとも2023年1月17日以降、対象期間内に、表示を付した食品を輸出業者経由で豪州へ供給した記録が確認されました。判断のポイントは、輸出向け商品への標章付着を含む韓国内の行為と、その一連の証拠です。外国での販売実績があれば常に韓国内の使用を証明できる、と一般化することはできません。

使用標章と登録商標の商取引上の同一性も検討されました。本件では、色彩、字体、付随的な構成部分の位置の違いは同一性を失わせないと判断されました。単に二つの商標が類似しているかどうかとは、区別して検討すべき点です。

OEM製造・輸出は韓国商標の使用に当たるか

指定商品と請求単位の確認

えび・いかの塩辛は指定商品に対応し、大根、にんにくの茎、唐辛子、ツルニンジン、えごまの葉、コドゥルペギ、青のりの調味食品についても、指定商品との商取引上の同一性が検討されました。伝票上の名称だけでなく、商品の実態と指定商品の記載を併せて確認する必要があります。

複数の商品をまとめて一つの不使用取消請求の対象とした場合、そのうち一商品について適法な使用が立証されれば、当該請求全体の結論に影響します。これは、列挙された全商品の販売が証明されたことを意味しません。本件では審決取消しの結論が導かれたため、残る争点を判断する必要はありませんでした。

契約・製造・販売資料を一つの流れで残す

使用許諾は、対象商品、期間、使用標章を書面で明確にしておくことが有用です。OEMでは契約書に加え、発注書、承認済みラベル、検査記録、請求書、輸出資料を対応付け、誰が、どの標章を、どの商品に、いつ使用したのかを説明できるようにします。

ロゴ変更時には登録形態との同一性も確認します。アイピレックスは、韓国の不使用取消紛争において、登録内容、実際の表示、取引資料のつながりを検討し、外注製造や輸出を伴う事業の立証を支援します。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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