일본은 한국 기업들이 가장 많이 진출하는 해외 시장 중 하나입니다. K-푸드, K-뷰티, 콘텐츠, IT 서비스 등 다양한 분야에서 일본 소비자를 대상으로 사업을 시작하는 사례가 꾸준히 늘고 있습니다.
하지만 브랜드를 먼저 사용했다고 해서 일본에서도 자동으로 권리를 인정받는 것은 아닙니다. 일본은 선출원주의(First-to-File)를 채택하고 있기 때문에, 먼저 출원한 사람이 원칙적으로 권리를 확보하게 됩니다.
이미 국내에서 브랜드를 사용하고 있더라도 일본에서 제3자가 먼저 출원하면 상표 사용에 제약이 생길 수 있으므로, 일본 진출을 계획하고 있다면 상표 확보를 함께 준비하는 것이 바람직합니다.
이번 글에서는 일본 상표 출원 방법부터 절차, 심사 시 유의사항까지 실무에서 자주 문의받는 내용을 중심으로 살펴보겠습니다.
일본 상표는 어떻게 출원할 수 있을까요?
일본 상표를 확보하는 방법은 크게 두 가지입니다.
1. 마드리드 국제출원
마드리드 제도를 이용하면 한국을 기초로 국제출원을 진행하면서 일본을 지정국으로 선택할 수 있습니다.다수 국가에 동시에 상표를 출원하려는 경우 절차를 일원화할 수 있고, 등록 후 관리도 비교적 편리하다는 장점이 있습니다.다만 국내 기초출원 또는 등록상표가 필요하며, 국제출원 특성상 기초출원이 영향을 받는 이른바 센트럴 어택(Central Attack) 위험도 고려해야 합니다.
2. 일본 개별국 출원
일본 특허청(JPO)에 직접 출원하는 방식입니다.일본만을 주요 시장으로 보고 있거나 상품 지정을 보다 세밀하게 구성해야 하는 경우에는 개별국 출원이 적합한 경우가 많습니다.또한 심사 과정에서 거절이유가 통지될 경우 일본 실무에 맞춰 보다 유연하게 대응할 수 있다는 장점도 있습니다.
일본 상표 등록 절차는 어떻게 진행될까요?
일반적인 절차는 다음과 같습니다.
① 출원
일본 특허청에 상표와 지정상품 또는 지정서비스를 기재하여 출원합니다.
② 방식심사 및 실체심사
심사관은 다음과 같은 사항을 검토합니다.
- 상표에 식별력이 있는지
- 기술적·설명적인 표현은 아닌지
- 기존 등록상표와 충돌하는지
- 공공질서 등에 위반되지 않는지
통상 심사에는 약 6~8개월 정도가 소요됩니다.
③ 거절이유 통지
등록이 어렵다고 판단되는 경우 의견제출통지서가 발송됩니다.
출원인은 의견서나 보정서를 제출하여 거절이유를 해소할 기회를 받을 수 있습니다.
④ 등록결정
거절사유가 없거나 적절히 해소되면 등록결정이 이루어집니다.
⑤ 등록료 납부 및 등록
등록료를 납부하면 상표권이 발생하며, 이후 등록공보에 게재됩니다.
일반적으로 출원부터 등록까지는 약 10~14개월 정도가 소요되지만, 사건의 난이도나 거절이유 발생 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
일본 상표 출원 시 필요한 자료
일반적으로 다음과 같은 자료를 준비합니다.
- 출원인의 성명 및 주소
- 상표 도안 또는 문자상표
- 지정상품·서비스 목록
- 우선권 주장 서류(필요한 경우)
- 위임장(대리인을 통하여 진행하는 경우 등)
출원 방식(마드리드 또는 개별국)에 따라 준비해야 하는 서류가 일부 달라질 수 있습니다.
일본 상표 심사에서 꼭 확인해야 할 특징
1. 등록 후 이의신청 제도
일본은 우리나라와 운영 방식이 다소 다릅니다.
상표가 등록된 이후 일정 기간 동안 제3자가 등록에 대해 이의를 제기할 수 있는 등록 후 이의신청 제도를 운영합니다. 이의신청 기간은 등록공고일부터 2개월입니다.
즉, 등록결정을 받았다고 해서 모든 절차가 완전히 끝난 것은 아니라는 점도 알아둘 필요가 있습니다.
2. 일본어 발음까지 함께 검토됩니다
일본에서는 영문이나 한글 브랜드를 출원하더라도 실제 일본에서 읽히는 발음을 함께 고려하는 경우가 많습니다.
예를 들어 영문 브랜드가 일본어로 읽었을 때 기존 등록상표의 가타카나 또는 히라가나 표기와 유사하게 인식된다면 거절될 가능성이 있습니다.
따라서 일본 출원을 준비할 때에는
- 영문 표기
- 일본어 발음
- 가타카나 표기
까지 함께 검토하는 것이 안전합니다.
3. 제35류 소매업 지정도 중요합니다
일본은 우리나라와 마찬가지로 제35류에서 취급 상품을 특정한 소매업 서비스를 지정할 수 있습니다.
예를 들어 '화장품 소매업', '의류 소매업'과 같은 방식으로 지정이 가능합니다.
다만 표현 방식이 일본 심사기준에 맞아야 하므로 상품명 작성은 전문가의 검토를 받는 것이 좋습니다.
일본 상표의 보호기간은?
일본 상표권의 존속기간은 등록일부터 10년입니다.
만료 전 갱신등록을 하면 10년 단위로 계속 연장할 수 있으므로 사실상 장기간 권리 유지가 가능합니다.
일본에서 상표 등록이 거절되는 대표적인 이유
일본 특허청은 다양한 사유를 근거로 등록을 거절할 수 있습니다. 대표적으로는 다음과 같습니다.
① 식별력이 부족한 경우
- 상품의 일반 명칭
- 품질이나 성질만 설명하는 표현
- 흔한 성명이나 단순한 표장
- 누구의 상품인지 구별하기 어려운 표현
② 기존 상표와 충돌하는 경우
이미 등록된 상표와 동일하거나 유사한 경우에는 등록이 어려울 수 있습니다.
특히 일본어 발음까지 함께 고려하여 판단되는 경우도 있으므로 주의해야 합니다.
③ 공익이나 사회질서에 반하는 경우
국기, 공공기관의 표장, 국제기구의 명칭 등과 혼동될 우려가 있는 표장은 등록 대상이 되기 어렵습니다.
거절이유를 받으면 어떻게 대응할까요?
거절이유가 통지되었다고 해서 반드시 등록이 불가능한 것은 아닙니다.
사안에 따라서는 의견서 제출, 보정서 제출, 거절결정불복심판 등의 절차를 통해 등록 가능성을 다시 검토받을 수 있습니다.
또한 선행상표가 실제 사용되지 않는 것으로 확인된다면 불사용취소심판을 검토할 수 있고, 등록 자체에 중대한 하자가 있는 경우에는 등록무효심판이 대응 방안이 될 수도 있습니다.
어떤 전략이 적절한지는 거절이유와 선행상표의 상태에 따라 달라지므로 개별적인 검토가 필요합니다.
일본은 브랜드 가치와 소비자 신뢰가 매우 중요한 시장입니다.
브랜드를 먼저 알리는 것도 중요하지만, 그 브랜드를 안정적으로 사용할 수 있는 권리를 확보하는 것이 더욱 중요합니다.
특히 일본은 선출원주의를 엄격하게 적용하고, 발음 유사성이나 상품 지정 방식 등 우리나라와 다른 실무 기준도 존재하기 때문에 출원 단계부터 전략적으로 접근하는 것이 필요합니다.
일본 진출을 준비하고 있거나 해외 브랜드 보호를 고민하고 있다면, 사업 계획과 함께 상표 전략도 미리 수립하시기 바랍니다.
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