안녕하세요, 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
2023년 2월 4일부터 특허청은 ‘상표 부분거절제도’를 도입해 시행하고 있습니다.
이 제도는 상표출원 과정에서 출원인의 권리 확보 기회를 넓히고, 실무상 불편을 줄이기 위해 마련된 제도입니다.
과거에는 출원한 지정상품 중 일부에 거절이유가 있어도 해당 상품을 삭제하거나 보정하지 않으면 전체 지정상품에 대해 등록이 거절되는 구조였습니다. 하지만 이제는 거절이유가 있는 상품만 거절되고, 나머지 상품은 그대로 등록이 가능해졌습니다.
그렇다면 일부 지정상품에 대해 거절결정을 받았을 때, 출원인은 어떻게 대응할 수 있을까요? 단순히 지정상품을 삭제하는 것만이 방법일까요?
이번 글에서는 ‘상표 부분거절제도’와 ‘상표분할출원 제도’에 대해 차례로 알아보겠습니다.
상표 부분거절제도란?
과거에는 출원한 상표의 지정상품 중 단 하나라도 거절이유가 있으면, 해당 상품을 수정하지 않는 한 전체 출원이 거절되는 방식이었습니다. 부분거절제도는 이러한 불편을 개선한 것으로, 출원인의 별도 조치 없이도 거절이유가 있는 상품만 거절되고, 문제가 없는 나머지 상품은 그대로 등록될 수 있도록 한 제도입니다.
이를 쉽게 정리하면 아래의 표와 같습니다.
또한, 이 제도의 도입으로 다음과 같은 변화도 있었습니다.
- 불복심판 청구 시
전체가 아닌, 거절된 상품만을 대상으로 심판 청구가 가능
- 심판 청구 후 일부 취하 가능
거절된 일부 상품에 대한 심판을 청구한 후, 출원인이 원하면 해당 일부만을 취하할 수 있게 되어 출원인의 선택권과 유연성이 확대되었습니다.
상표분할출원 이란?
부분거절제도로 인해 일부 지정상품이 거절된 경우, 출원인은 어떻게 대응해야 할까요?
앞선 표의 지정상품 A, B, C, D 중 거절된 A, B를 삭제하고, 새롭게 출원하면 출원일이 늦어져 기존의 권리범위를 제대로 보호받지 못할 수 있습니다.
이러한 상황에서 활용할 수 있는 제도가 바로 상표분할출원 제도입니다.
상표분할출원 제도는, 하나의 상표출원에 포함된 지정상품 중 일부를 별도의 출원으로 분리하여 독립적으로 심사받을 수 있도록 하는 제도입니다.
즉, 상표 자체는 동일하게 유지하되, 문제가 있는 일부 지정상품만 분리하여 따로 대응할 수 있게 해주며, 등록 가능한 상품은 기존 출원을 유지한 채 먼저 등록을 진행할 수 있도록 도와줍니다.
다만, 이 제도는 결합상표(두 개 이상의 표장을 결합한 상표)를 쪼개는 것이 아니라, 동일한 상표 내 지정상품의 구성을 나누는 것이라는 점을 유의해야 합니다.
위의 예시처럼 신발과 속옷을 지정상품으로하여 출원하였는데, 신발에 대해서만 거절이 되는 경우 원출원에서 신발을 삭제하고, 신발에 대해 분할출원을 진행할 수 있습니다.
상표분할출원 시 유의사항
1. 지정상품 내에서만 분할 가능
분할은 반드시 원출원의 지정상품 범위 내에서만 가능합니다. 즉, 기존에 출원하지 않았던 새로운 상품을 추가하는 것은 불가능합니다. 단, 원출원의 지정상품이 포괄명칭일 경우에 구체적인 상품으로 분할하는 것은 허용됩니다.
만약 분할출원 시 원출원 범위를 벗어난 상품이 포함된 경우, ‘분할불인정예고통지’가 발송되며, 출원인이 해당 상품을 삭제하면 적법한 분할로 인정됩니다. 대응하지 않거나 치유되지 않았을 경우에는 출원전체를 부적법한 출원으로 보아 지정상품 전체에 대해 실제 분할출원일을 출원일로 하여 심사합니다.
2. 정해진 기간 내에 분할
실체보정이 가능한 기간 내에만 분할출원이 허용됩니다. 원출원이 이미 등록되었거나, 등록거절이 확정되는 등 출원절차가 종료된 이후에는 분할할 수 없습니다. 따라서 분할출원이 가능한 시점과 마감 기한을 잘 확인하는 것이 중요합니다.
상표분할출원의 효과
1. 출원일 소급 인정
적법한 분할출원의 경우, 원출원일과 동일한 출원일로 소급 인정됩니다.
단, 우선권 주장이나 특례 적용의 경우에는 분할출원일을 기준으로 서류 제출 기한 등이 계산됩니다.
2. 분할출원의 독립성
분할출원은 원출원과는 독립된 별개의 출원입니다. 따라서 원출원이 거절되거나 취하되어도 분할출원에는 영향을 미치지 않습니다. 또한, 원출원의 절차적 효력이 분할출원에 자동으로 승계되는 것도 아닙니다.
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