Dos licencias sobre la misma marca
La sentencia del Tribunal Supremo de Corea de 27 de marzo de 2025, asunto 2024Da306691, analiza una licencia no exclusiva anterior frente a otra exclusiva inscrita posteriormente. La marca, registrada el 23 de junio de 2020, amparaba, entre otros, udon instantáneo, empanadillas y servicios de restauración rápida.
El titular concedió al demandado una licencia gratuita para toda Corea el 11 de julio de 2021. Su plazo, inicialmente hasta el 10 de julio de 2023, se amplió hasta el 10 de julio de 2031, sin inscribir la licencia. El 17 de marzo de 2022, el segundo demandante obtuvo una licencia exclusiva para toda Corea hasta el 22 de junio de 2030 y la inscribió ese mismo día.
La continuidad del contrato no resuelve la posición del tercero
Ambos demandantes alegaron que el contrato anterior había terminado y, subsidiariamente, que la licencia no inscrita no era oponible al licenciatario exclusivo. El Tribunal de Patentes consideró vigente el contrato. El Supremo mantuvo esa conclusión y desestimó el recurso del titular; discrepar de la valoración probatoria y de los hechos fijados no aportaba un motivo admisible de casación.
La ausencia de inscripción no anulaba por sí sola el acuerdo entre titular y demandado. Sin embargo, contar con autorización contractual y poder hacerla valer frente a otro titular de derechos son cuestiones distintas. El licenciatario exclusivo disfruta de la exclusividad de uso para los productos designados y dentro del ámbito concedido.
Oponibilidad y alcance de la devolución del asunto
El artículo 100.1.1 de la Ley de Marcas coreana exige inscribir la licencia no exclusiva para oponerla a terceros. En este contexto, tercero es quien adquiere una posición jurídica incompatible con la del licenciatario no exclusivo, no cualquier persona ajena al contrato. El segundo demandante reunía esa condición, por lo que la autorización anterior no podía hacerse valer frente a él.
El Supremo anuló únicamente el pronunciamiento relativo al licenciatario exclusivo y devolvió esa parte al Tribunal de Patentes. Debían examinarse el uso o riesgo de uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares y, para la indemnización, el dolo o culpa y el perjuicio causado. No quedaron fijadas definitivamente todas las condiciones de la infracción ni la cuantía indemnizatoria.
Revisar contrato e inscripción desde el inicio
Un plazo contractual prolongado no garantiza por sí mismo la oponibilidad. Conviene delimitar productos y servicios, territorio, duración y obligaciones de colaboración para inscribir. El titular y un futuro licenciatario exclusivo también deben comprobar las autorizaciones ya concedidas y su situación registral.
La enseñanza de esta resolución coreana es separar la vigencia del contrato de sus efectos frente a derechos incompatibles. Esa distinción explica por qué los recursos de ambos demandantes tuvieron resultados diferentes.
Se conservan las indicaciones y formas de las imágenes originales; los hechos y el razonamiento judicial se explican en el texto.