안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다.
오늘은 특허 명세서에 실험례가 있어도 특허가 무효로 판단될 수 있는지 살펴보겠습니다. 대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 판결은 화학발명의 실시가능 요건, 즉 설명된 내용을 읽고 실제로 발명을 재현할 수 있는지를 다룬 사건입니다.
이 사건에서는 실험으로 확인한 물질과 특허로 보호받으려는 물질의 범위가 서로 달랐습니다. 자료의 분량보다, 그 자료가 어떤 발명을 실제로 설명하고 있는지가 중요했습니다.
사건 개요: 실험한 물질과 청구한 범위의 차이
특허권자는 발사르탄과 사쿠비트릴이라는 두 제약 활성성분에 나트륨 양이온과 물 분자가 함께 작용하여 형성되는 초분자 복합체에 관한 특허를 가지고 있었습니다. 초분자 복합체는 이 사건에서 여러 구성요소가 비공유 상호작용으로 모여, 몸 밖에서는 하나의 화학물질처럼 거동하지만 몸 안에서는 개별 성분으로 나뉘어 효과를 나타내는 물질을 뜻합니다.
청구항은 특허로 보호받으려는 기술의 범위를 문장으로 정한 부분입니다. 이 사건 제1항은 여러 고체 형태의 초분자 복합체를 포함하면서도, 결정질 형태의 2.5수화물 초분자 복합체는 제외하고 있었습니다. 수화물은 물 분자를 구성에 포함하는 물질이며, 이 사건의 2.5수화물은 발사르탄·사쿠비트릴·나트륨 양이온·물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 모인 특정 결정 구조를 말합니다.
상대방은 명세서에 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 적혀 있지 않다는 사유 등을 들어 등록무효심판을 청구했습니다. 등록무효심판은 이미 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 다투는 절차입니다. 이후 소송에서 특허법원은 실시가능 요건을 충족하지 못했다고 판단했고, 특허권자가 대법원에 상고했습니다.
핵심 쟁점: 남아 있는 발명을 재현할 수 있나요?
명세서는 발명의 구성과 작용, 실시 방법 등을 설명하는 특허 문서입니다. 특허법 제42조 제3항 제1호는 해당 분야의 보통 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명을 명확하고 상세하게 적도록 요구합니다. 여기서 보통 기술자란 그 분야의 일반적인 지식과 능력을 가진 가상의 기술자를 뜻합니다.
대법원이 제시한 기준은 명세서를 읽은 기술자가 당시의 기술 수준에서 과도한 실험이나 특별한 지식을 더하지 않고 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는지입니다. 관련 물질을 만들어 본 경험이 있다는 사실과, 청구항에 적힌 발명을 실제로 만들 수 있도록 공개했다는 사실은 구별됩니다.
법원의 판단 1: 실험례가 청구항 안에 없었습니다
명세서에는 특정한 2.5수화물 초분자 복합체에 관한 실험례 등이 적혀 있었습니다. 그러나 그 2.5수화물은 제1항의 권리범위에서 제외된 물질이었습니다. 발사르탄 칼슘염과 사쿠비트릴이 연결된 프로드러그에 관한 기재도 있었지만, 정작 제1항에 속하는 초분자 복합체의 실시례는 명시되어 있지 않았습니다. 프로드러그는 몸 안에서 활성 형태로 바뀌도록 만든 약물 형태를 말합니다.
따라서 법원이 확인한 문제는 실험자료가 전혀 없다는 것이 아니었습니다. 실제로 제시된 자료가, 보호받겠다고 청구한 초분자 복합체를 재현하는 설명으로 이어지는지에 공백이 있었습니다.
법원의 판단 2: 물의 양만 바꾸면 되는 것은 아니었습니다
명세서에는 두 활성성분이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리가 적혀 있지 않았습니다. 실체가 확인된 2.5수화물에 대해서도 구성요소 사이의 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용이 충분히 기재되어 있지 않았습니다.
또한 이 물질은 물을 얼마나 포함하는지에 따라 결정 구조가 달라지는 수화물이었습니다. 법원은 물 분자 수를 바꾸거나 물을 없애더라도 구성요소 사이의 상호작용이 균형을 이루어 다른 초분자 복합체를 형성하고, 기술자가 이를 제조할 수 있었다고 단정할 수 없다고 보았습니다.
쉽게 말해, 이미 만든 물질에서 물의 양만 조절하면 다른 형태도 당연히 만들어진다고 보기 어려웠던 것입니다. 이 사건의 우선일 당시 기술 수준에서는 어떤 물질이 초분자 복합체를 형성하는지, 형성한다면 어떤 구조를 갖는지 확인하는 일 자체도 어려웠습니다. 우선일은 먼저 한 출원을 근거로 특허 판단의 기준일로 주장하는 날을 뜻합니다.
판결의 결론: 제1항과 제3항부터 제11항
대법원은 제1항 발명뿐 아니라 이를 직접 또는 간접적으로 인용하는 제3항부터 제11항 발명도 실시가능 요건을 충족하지 못했다고 판단했습니다. 다른 청구항을 인용하면서 조건을 추가하는 청구항을 종속항이라고 합니다. 이 사건에서는 종속항으로 기술적 특징을 한정하거나 구성을 더했더라도 실시가능 요건의 문제가 해소되지 않았습니다.
대법원은 같은 취지의 원심 판단을 받아들여 상고를 기각했습니다. 이 판결에서 실시가능 요건 위반으로 판단한 범위는 제1항과 제3항부터 제11항입니다. 제2항까지 포함하여 모든 청구항에 같은 결론을 내렸다고 확대해서 읽어서는 안 됩니다. 원심은 특허법원 2024. 5. 30. 선고 2023허12695 판결입니다.
변리사 관점: 청구범위와 실험자료를 함께 점검하세요
실무적으로는 청구항과 실험자료를 나란히 놓고 점검하는 것이 좋습니다. 어떤 조건에서 무엇을 만들었는지, 그 결과물이 청구항의 범위 안에 들어가는지, 다른 형태나 범위까지 넓혀 설명할 기술적 근거가 있는지를 구별해 살펴야 합니다.
청구범위에서 특정 물질이나 조건을 제외하는 보정·정정을 검토할 때도 같은 점검이 필요합니다. 보정은 출원 절차에서, 정정은 등록 이후 법이 허용하는 절차에서 내용을 바로잡는 것입니다. 범위를 줄였다는 이유만으로 명세서의 모든 문제가 해결되는 것은 아니므로, 변경 후 남은 발명을 기존 설명으로 실제 재현할 수 있는지 다시 확인해야 합니다.
다만 이 판결을 모든 화학발명의 모든 형태에 각각 실험례가 반드시 있어야 한다는 뜻으로 일반화할 수는 없습니다. 발명의 내용과 당시 기술 수준, 예측 가능성에 따라 필요한 설명의 정도가 달라집니다. 이 사건에서는 청구한 범위에 속하는 실시례의 부재에 더해 형성 원리의 설명 부족과 다른 형태를 만들기 어려운 기술적 사정이 함께 작용했습니다.
마무리: 보호받을 범위에 맞는 설명이 필요합니다
특허 명세서의 설득력은 실험례를 많이 넣는 데서만 나오지 않습니다. 그 자료를 바탕으로 보호받으려는 발명을 실제로 이해하고 재현할 수 있어야 합니다. 이 판결은 청구범위를 정할 때 실험으로 확인한 내용, 기술적으로 설명할 수 있는 내용, 아직 확인되지 않은 내용을 구별해야 한다는 점을 보여 줍니다.