상표공존동의제도｜유사한 상표가 있어도 등록할 수 있을까?

상표를 출원하기 전에 선행상표를 검색하다 보면, 내가 사용하려는 상표와 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록되어 있는 경우가 있습니다.

이때 가장 먼저 드는 생각은 다음과 같습니다.

과거에는 선등록상표와 유사하다는 이유로 상표등록이 거절되는 경우, 상표를 변경하거나 선등록상표의 권리관계를 해결하는 등의 대응이 필요했습니다.

그런데 2024년 5월 1일부터 상표공존동의제도가 시행되면서 이러한 상황에서 활용할 수 있는 새로운 방법이 마련되었습니다.

오늘은 상표공존동의제도가 무엇인지, 어떤 경우 활용할 수 있는지, 그리고 공존동의서를 제출할 때 주의해야 할 사항은 무엇인지 살펴보겠습니다.

상표공존동의제도는 선등록 또는 선출원상표의 권리자가 후출원상표의 등록에 동의하는 경우, 선등록 또는 선출원상표와 유사한 후출원상표도 일정한 요건 아래 등록받을 수 있도록 하는 제도입니다.

예를 들어 보겠습니다.

A회사가 먼저 'ABC'라는 상표를 등록했다고 가정해 보겠습니다.

이후 B회사가 'ABC'와 유사한 상표를 출원했습니다.

두 상표가 유사하고 지정상품 역시 유사하다면, 기존에는 A회사의 선등록상표 때문에 B회사의 상표가 거절될 가능성이 있었습니다.

하지만 A회사가 B회사의 상표등록에 동의하고, 상표법에서 정한 요건을 갖춘 공존동의서를 제출한다면 B회사의 상표도 등록받을 수 있습니다.

즉, 상표공존동의제도는 선등록상표가 있다는 이유만으로 후출원상표의 등록을 일률적으로 막기보다는, 기존 상표권자의 의사를 존중하여 일정한 범위에서 두 상표의 공존을 허용하는 제도라고 이해할 수 있습니다.

여기서 한 가지 주의해야 할 점이 있습니다.

상표공존동의제도가 시행되었다고 해서 선등록상표와 유사한 모든 상표가 공존동의를 통해 등록될 수 있는 것은 아닙니다.

상표공존동의서는 상표법상 특정한 선등록 또는 선출원상표에 의한 거절이유를 해소하기 위한 서류입니다.

따라서 실제 출원에서는 먼저 선등록상표와 후출원상표가 실제로 유사한지, 지정상품이 유사한지, 해당 선등록상표가 어떤 권리관계에 있는지 등을 검토해야 합니다.

또한 상표공존동의서를 제출하더라도 다른 거절이유가 존재한다면 해당 거절이유에 대해서는 별도로 대응해야 합니다.

즉, “공존동의서를 받으면 상표등록이 무조건 가능하다.” 라고 이해해서는 안 됩니다.

상표공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출할 수 있습니다.

또한 공존동의서를 제출하지 못했거나 이미 제출한 공존동의서의 내용을 보정하고자 하는 경우에는 상표법에서 정한 기간 내에 보정서에 첨부하여 제출할 수 있습니다.

따라서 상표를 출원할 당시에는 공존동의서를 확보하지 못했더라도, 이후 심사 과정에서 선등록상표에 의한 거절이유가 발생한 경우에는 공존동의 가능성을 검토해볼 수 있습니다.

다만 구체적인 제출 가능 시기와 절차는 해당 출원의 진행 단계에 따라 달라질 수 있으므로, 거절이유통지서 등을 받은 경우에는 대응기간을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.

공존동의서라고 해서 단순히 “해당 상표의 등록에 동의합니다.” 라고 작성하면 되는 것은 아닙니다.

상표법 시행규칙에서 정한 형식과 필수 기재사항을 갖추어야 합니다.

공존동의서에는 일반적으로 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

· 성명 또는 법인명

· 서명 또는 날인

· 특허고객번호

· 등록번호 또는 출원번호

· 등록에 동의하는 지정상품

· 등록원부 반영사항 확인

· 동의일자 등

특히 어떤 상표에 대한 동의인지, 어떤 지정상품에 대해 동의하는지 명확하게 특정하는 것이 중요합니다.

후출원상표의 지정상품 전부에 대해서 공존동의를 할 수도 있지만, 일부 지정상품에 대해서만 공존동의를 하는 것도 가능합니다.

따라서 공존동의서를 작성할 때는 후출원상표의 지정상품 전체를 확인하고 실제 동의 범위를 정확하게 특정해야 합니다.

상표공존동의제도를 활용할 때 특히 주의해야 하는 부분입니다.

선등록상표권자가 후출원상표의 등록에 동의하면서 특정 조건을 붙이는 경우가 있을 수 있습니다.

예를 들어,

“3년 동안만 동의합니다.”

“특정 지역에서만 사용한다는 조건으로 동의합니다.”

“특정한 경우에는 이 동의의 법률효과가 발생하지 않는 것으로 합니다.”

등과 같은 조건을 붙이는 것입니다.

하지만 기한이나 지역 제한, 법률효과의 일부 배제 등의 조건이 포함된 공존동의서는 인정되지 않습니다.

따라서 선등록상표권자와 별도의 합의를 진행했다 하더라도, 공존동의서 자체가 법령상 요건에 맞게 작성되었는지 확인할 필요가 있습니다.

공존동의는 특정한 상표출원에 대한 동의여야 합니다.

따라서 선등록상표권자가 “향후 출원되는 모든 상표의 등록에 동의합니다.” 라고 포괄적으로 동의하는 방식은 인정되지 않습니다.

공존동의서에는 특별한 경우를 제외하고 해당 등록번호 또는 출원번호가 기재되어 있어야 합니다.

즉, 공존동의는 특정한 출원과 지정상품을 대상으로 이루어져야 합니다.

이 부분은 실무적으로도 중요합니다. 선등록상표권자로부터 동의를 받았다고 하더라도, 그 동의서가 실제 출원에 사용할 수 있는 형태인지 별도로 확인해야 하기 때문입니다.

상표공존동의제도에서 가장 중요한 제한사항 중 하나입니다.

선등록 또는 선출원상표와 후출원상표의 표장이 동일하면서 지정상품까지 동일한 경우에는 공존동의가 인정되지 않습니다.

예를 들어 선등록상표와 동일한 상표를 동일한 지정상품에 대해 다시 출원하면서 선등록상표권자의 동의를 받았다고 하더라도 상표공존동의제도를 이용할 수 없습니다.

따라서 상표공존동의제도를 검토할 때는 단순히 “상대방이 동의해 주는가?”만 확인할 것이 아니라, 상표가 동일한지 또는 유사한지, 지정상품이 동일한지 또는 유사한지를 함께 확인해야 합니다.

상표공존동의제도는 2024년 5월 1일부터 시행된 제도로, 선등록 또는 선출원상표와 유사하다는 이유만으로 후출원상표의 등록이 어려운 경우 기존 권리자의 동의를 통해 상표가 공존할 수 있도록 마련된 제도입니다.

유사한 선등록상표를 발견했다면 단순히 상표등록을 포기하기보다는 해당 상표가 실제로 거절의 선행상표가 되는지, 상표공존동의제도를 활용할 수 있는 상황인지, 공존동의가 필요한 지정상품의 범위는 어디까지인지 등을 종합적으로 검토하는 것이 중요합니다.

유사한 선등록상표를 발견하셨다면 상표등록을 포기하기 전에 전문가와 함께 등록 가능성과 대응방안을 먼저 확인해보시기 바랍니다.