특허를 출원했다고 해서 반드시 하나의 특허권만 확보할 수 있는 것은 아닙니다. 하나의 출원에 여러 기술적 아이디어가 포함되어 있다면, 이를 전략적으로 나누어 각각 권리화를 검토할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 특허 분할출원입니다.
분할출원은 단순히 특허를 나누어 다시 출원하는 절차가 아니라, 심사 과정에서 발생하는 문제를 해결하거나 사업 전략에 맞춰 권리 범위를 재설계하는 데 활용되는 중요한 제도입니다.
이번 글에서는 특허 분할출원이 무엇인지, 왜 필요한지, 언제 가능한지, 그리고 어떤 효과와 활용 방법이 있는지 살펴보겠습니다.
특허 분할출원이란 무엇인가요?
특허 분할출원이란 하나의 특허출원에 포함된 발명의 일부를 별도의 특허출원으로 나누어 다시 출원하는 제도를 말합니다.
예를 들어 하나의 출원에 여러 개의 독립적인 기술적 아이디어가 포함되어 있다면, 그중 일부를 분리하여 별도의 출원으로 진행할 수 있습니다.
분할출원이 적법하게 이루어지면 새로운 출원임에도 원출원의 출원일을 그대로 인정받는다는 점이 가장 큰 특징입니다. 즉, 특허요건 판단이나 권리 존속기간 등의 기준이 되는 출원일은 원래의 출원일을 기준으로 적용됩니다.
왜 특허 분할출원이 필요할까요?
① 단일성 요건을 충족하기 위한 경우
특허출원은 '단일성 요건'을 충족해야 합니다.
단일성 요건이란 하나의 특허출원에 포함된 발명들이 하나의 공통된 기술적 개념으로 연결되어 있어야 한다는 원칙입니다.
예를 들어 하나의 출원에 서로 관련성이 낮은 두 가지 이상의 독립적인 발명을 함께 기재하면, 심사 과정에서 단일성 요건을 충족하지 못했다는 이유로 거절이유가 통지될 수 있습니다.
이러한 경우에는 일부 발명을 별도의 출원으로 분리하는 분할출원을 통해 거절이유를 해소할 수 있습니다.
② 권리 확보 전략을 다시 설계하기 위한 경우
분할출원은 단일성 요건을 해결하기 위한 제도에만 그치지 않습니다.
실무에서는 심사가 진행되거나 사업화가 구체화되는 과정에서, 특정 기술을 별도로 보호하는 것이 더 유리하다고 판단되는 경우가 있습니다.
이럴 때 분할출원을 활용하면 기존 출원의 권리를 유지하면서도 새로운 권리 확보를 추가로 검토할 수 있어, 보다 전략적인 특허 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 됩니다.
특허 분할출원은 언제 가능한가요?
분할출원은 언제든지 자유롭게 할 수 있는 것이 아닙니다.
특허법에서는 일정한 기간에만 분할출원을 허용하고 있으며, 대표적인 시기는 다음과 같습니다.
- 보정이 가능한 기간(특허법 제47조 제1항)
- 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내
- 특허결정등본 또는 특허거절결정 취소심결등본을 송달받은 날부터 3개월 이내
(다만, 설정등록이 그보다 먼저 이루어지는 경우에는 설정등록 전까지)
분할출원은 기한을 놓치면 더 이상 진행할 수 없는 경우가 있으므로, 심사 절차와 일정을 정확하게 관리하는 것이 중요합니다.
특허 분할출원은 어떻게 진행될까요?
분할출원을 하려면 분할출원서에 분할의 대상이 되는 원출원을 명확히 기재해야 하며, 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서 등을 함께 제출해야 합니다.
또한 새로운 출원으로 취급되므로 출원료 등 필요한 절차를 별도로 진행해야 합니다.
다만 분할출원이라고 해서 새로운 내용을 자유롭게 추가할 수 있는 것은 아닙니다.
원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있던 사항의 범위 안에서만 분할출원이 가능하다는 점을 유의해야 합니다.
특허 분할출원을 하면 어떤 효과가 있을까요?
분할출원이 적법하게 이루어지면 원출원과는 독립된 특허출원으로 취급됩니다.
따라서 이후 원출원이 등록되거나 거절되거나 취하 또는 무효가 되더라도, 분할출원은 별도의 심사를 받게 됩니다.
또한 분할출원은 원출원의 출원일을 기준으로 출원일의 효력이 인정되므로, 신규성이나 진보성 등 특허요건의 판단 시점과 특허권 존속기간의 기준 역시 원출원일을 기준으로 적용됩니다.
다만 심사청구를 출원과 동시에 하지 않는 경우에는 심사청구 기간 역시 원출원일을 기준으로 계산되므로, 관련 기한을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.
특허 분할출원은 어떻게 활용할 수 있을까요?
1. 거절이유를 해결하면서 권리 확보를 이어갈 수 있습니다.
단일성 요건과 관련한 거절이유가 통지된 경우에도 모든 발명을 포기할 필요는 없습니다.일부 발명을 분할출원으로 분리하면 원출원은 계속 심사를 진행하고, 분리된 발명은 별도로 권리화를 검토할 수 있습니다.
2. 최초 명세서에 기재된 기술을 보다 폭넓게 활용할 수 있습니다.
출원 당시에는 청구범위에 포함하지 않았지만 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 기술 내용이 있다면, 분할출원을 통해 이를 새로운 청구항으로 구성하여 권리화를 검토할 수 있습니다.
물론 이러한 내용은 최초 명세서에 기재된 범위 안에서만 가능합니다.
3. 특허 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 됩니다.
분할출원은 하나의 기술을 여러 방향으로 보호하는 전략에도 활용됩니다.
예를 들어 최초 출원을 기반으로 추가적인 분할출원을 진행하고, 다시 그 분할출원을 기초로 새로운 분할출원을 하는 방식으로 권리 범위를 단계적으로 확대하는 전략도 가능합니다.
이를 통해 핵심 기술과 세부 기술, 응용 기술 등을 체계적으로 보호하는 특허 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
분할출원은 단순히 하나의 출원을 여러 개로 나누는 절차가 아닙니다.
심사 과정에서 발생하는 거절이유를 해결하는 것은 물론, 사업 환경의 변화에 맞춰 권리 범위를 재설계하고 특허 포트폴리오를 강화하는 데 활용될 수 있는 중요한 제도입니다.
다만 분할출원은 법에서 정한 기간 내에만 가능하며, 원출원에 기재된 범위를 벗어나는 새로운 내용을 추가할 수 없기 때문에 초기 출원 단계부터 전략적으로 명세서를 작성하는 것이 무엇보다 중요합니다.
분할출원을 통해 기존 특허의 활용 가능성을 높이고 보다 폭넓은 권리 확보 전략을 검토하고 싶다면, 경험 있는 전문가와 충분히 상담한 후 적합한 방향을 설계하시기 바랍니다.
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