안녕하세요, 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
누군가 등록만 해놓고 쓰지 않는 상표 때문에 내 상표 등록이 불가능하다면?
A사는 '네이처블렌드'라는 신규 화장품 브랜드를 기획하며 상표 출원을 준비했습니다. 하지만 유사한 이름의 상표가 이미 등록돼 있어, 출원이 거절될 위기에 놓였습니다. 조사 결과, 이미 등록된 상표는 최근 3년간 전혀 사용되지 않았고, 제품도 존재하지 않았습니다. B사는 상표 불사용 취소심판을 청구했고, 결국 해당 상표가 취소되어 자사 브랜드를 문제없이 등록할 수 있었습니다.
이처럼 상표 출원을 준비 중이거나, 출원을 하였는데 이미 등록되어 있는 유사상표 때문에 거절을 받은 경험이 있으신가요?
실제로는 사용되지 않지만 등록만 되어 있는 '유령 상표'를 정리함으로써 우리 상표의 시장진입 기회를 만들 수 있는 제도, 바로 '상표 불사용 취소심판'입니다.
이번에는 상표 불사용 취소심판에 대해 알아보겠습니다.
상표불사용 취소심판이란?
상표법 제119조 제1항 제3호상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
상표 불사용 취소심판은 사용되지 않고 방치된 상표를 등록부에서 제거하는 절차입니다.
이해관계자가 아니어도 누구나 심판을 청구할 수 있으며, 지정상품 전체 또는 일부에 대해서 청구가 가능합니다.
우리나라는 등록주의를 기반으로 상표제도를 운영하다보니 사용하지 않는 상표를 대량으로 선점하는 경우도 있습니다. 이처럼 사용되지 않는 상표가 방치될 경우, 새로운 사업자의 시장 진입을 어렵게 하거나 소비자에게 혼란을 줄 수 있습니다.
상표법에서는 상표불사용 취소심판 제도를 이용해서 실제로 사용하고자 하는 사람이 상표를 사용할 수 있도록 하고, 상표권자가 상표를 적극적으로 사용하도록 유도하고 있습니다.
불사용취소의 적용요건
그렇다면, 불사용 취소심판을 청구하기 전에 어떤 사항들을 확인해보아야 할까요?
불사용 취소심판이 인용되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 합니다.
- 상표권 또는 사용권자의 불사용
상표권자와 전용사용권자, 통상사용권자 모두 등록상표를 사용하지 않아야 합니다.
상표권자가 직접 사용하지 않은 경우라 하더라도 타인에게 사용권을 허여하여 그 타인이 등록상표를 사용한 경우에는 불사용취소가 되지 않습니다.
- 정당한 이유의 부존재
상표의 불사용에 정당한 이유가 없어야 합니다.
'정당한 이유'란 상표권자의 의사와는 관계없이 발생한 상표의 사용에 대한 제한을 의미하며, 상표권자의 귀책사유가 없는 경우를 말합니다. 예를 들어 질병, 천재지변, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우 등 정당한 이유에 해당합니다. 즉, 상표권자 또는 사용권자에게 불사용에 대한 정당한 이유가 없다면 등록 상표는 취소될 수 있습니다.
- 등록상표를 지정상품에 대한 불사용
등록상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품에 대해 사용한 경우에는 '등록상표를 지정상품에 대해' 사용한 것이 아니므로 지정상품에 대한 불사용에 해당합니다. 즉, 등록 상표를 지정 상품에 사용해야지만 취소를 면할 수 있습니다.
한편, 지정상품 중 일부에만 사용한 경우, 사용하지 않은 지정상품에 대해서 불사용 취소 심판이 청구되면 일부 지정 상품에 대한 상표권이 취소될 수 있습니다.
- 계속하여 3년 이상 국내에서 불사용
심판청구일 현재 계속하여 3년 이상 불사용 상태가 진행 중이어야 하며, 과거의 3년간의 불사용을 이유로 하는 취소심판청구는 인정되지 않습니다. 또한, 심판청구 후 심리 도중에 3년의 불사용기간이 완성된 경우일지라도 인정되지 않습니다.
불사용 취소심판 절차
출원하려는 상표와 유사한 선행상표가 앞의 요건을 모두 만족하는 것을 알게 되었습니다.
그렇다면 심판을 청구해야겠죠? 불사용 취소심판 절차는 4단계로 이루어집니다.
- 심판청구
심판청구인은 상표 불사용 입증 자료와 함께 특허심판원에 심판청구서를 제출합니️다.
- 답변서 제출
상표권자는 상표 사용 사실을 입증하는 답변서를 제출해야 합니다. 상표권자가 실제로 사용한 경우라면 답변서를 제출하겠지만, 상표권자가 사용하지 않은 경우라면 답변서를 제출하지 않고 심리는 종결됩니다.
- 답변서에 대한 의견서 제출
상표권자가 답변서를 제출한 경우, 심판청구인은 답변서 내용에 대한 의견서를 제출해야 합니다. 우리한 심판 결과를 도출해내기 위해서는 의견서 제출이 필수입니다.
- 심결
특허심판원은 심판청구인 및 심판피청구인이 제출한 답변서 및 의견서 내용을 확인한 후 최종적으로 상표권 등록 취소 여부를 결정합니다.
상표 불사용 취소심판은 단순히 타인의 상표를 공격하는 수단이 아닙니다. 실질적으로 사용되지 않는 등록상표로 인해 내 브랜드가 시장에 진입하지 못하는 상황에서, 정당한 권리를 회복할 수 있도록 도와주는 제도입니다.
이 제도를 통해 유휴 상표를 정리하고, 브랜드를 자유롭게 확장하거나 신규 진입 기회를 확보할 수 있습니다. 동시에 상표권자에게는 스스로의 브랜드를 점검하고 관리할 수 있는 기회가 되기도 합니다.
다만, 불사용 요건을 충족했는지, 사용 입증 가능성이 있는지 등 전략적인 판단이 필요한 부분이 많습니다. 변리사의 도움을 받는다면 절차를 보다 정확하고 효율적으로 진행할 수 있습니다.
상표 불사용 취소심판을 단지 제약을 제거하는 수단이 아닌, 브랜드를 설계하고 관리하는 전략적 도구로 활용해보시기 바랍니다.
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