
专利权人向设备购买者索赔
韩国大法院于2019年1月31日驳回2017Da289903号案件的全部上诉,维持专利法院2017年11月10日作出的2017Na1001号判决。专利权人曾授权被许可人制造、销售实施专利焊接方法的设备;被许可人出售设备后,专利权人又向购买者提出侵权损害赔偿请求。
本案关注的是经授权销售对特定设备后续使用的影响。权利用尽并不意味着专利无效,也不赋予购买者任意制造新设备的权利。它限制的是专利权人对经适当授权进入流通的具体物品继续主张专利控制的范围。
方法权利要求并不当然排除权利用尽
大法院认为,包括产品制造方法在内的方法发明,也可能发生权利用尽:专利权人或有权的被许可人在韩国境内合法转让实质体现该专利方法的设备,即可能触发这一效果。将权利要求写成方法形式,而非装置形式,本身不足以排除该原则。
这一判断考虑了商品流通和交易安全。专利权人可通过销售价格或许可安排获得体现专利使用价值的对价;不宜仅因权利要求形式不同,就允许其在合法销售后再次控制购买者对设备的使用。这里讨论的是韩国判决所确立的判断,不能直接替代其他国家的方法专利规则。
什么样的设备实质体现专利方法
应结合具体设备和权利要求,考察设备是否主要用于实施专利方法、是否包含解决技术问题的核心构成,以及设备完成的方法步骤占整体过程的程度和所实现的效果。这是一项综合判断,而非仅凭设备名称作出的分类。
所谓其他用途,应具有经济、商业和实际使用上的意义。纯理论、试验性或暂时性的用途,未必足以否定设备对方法的实质体现。反过来,购买通用设备也不会当然使该设备能够实施的所有方法专利发生权利用尽。
焊接设备的技术构成与销售授权
涉案设备中的探针及探针销具备权利要求限定的形状和倾斜角度,包含发明的核心技术方案,能够完成整个焊接过程并实现相应效果。出售设备的被许可人同时获得了专利权人明确授予的制造和销售权限。
法院据此认可针对已售设备的权利用尽抗辩。购买者需要证明两方面:销售是否合法获得授权,以及设备与专利方法之间是否达到实质体现的程度。仅有付款凭证,不能同时解决权限和技术对应关系的问题。
关于专用性的诉讼自认不可轻忽
专利权人在原审第一次庭审中承认,涉案设备是仅用于实施该专利方法的专用设备。法院将其作为诉讼自认处理。专利权人后来试图撤回,但未能证明自认与事实不符且系出于错误等撤回条件。
大法院认可原审的处理。因此,设备用途的说明并非无关紧要的背景叙述,可能直接固定影响权利用尽抗辩的关键事实。诉讼陈述前,技术人员与代理人应核对设备结构、运行方式及实际使用记录,避免在尚未查清时作出过于绝对的表述。
将交易权限、技术比对与证据一起审查
设备购买者应保存合同、交付及付款资料,并核实卖方的授权来源,再把权利要求逐项对应到设备部件、运行操作和生产流程中的作用。使用已购设备,与重新制造专利产品或实施不同的流程,应分别判断。
对于专利权人和制造商,许可合同宜明确制造、销售权限及许可费所覆盖的范围,但不能当然认为任何合同限制都能排除权利用尽。本案提示,合法交易、实质体现和诉讼证据需要共同分析,购买设备这一事实本身并非对所有专利风险的完整回答。
图中保留原始标注与形态,案件事实及法院判断在正文中说明。
