Здравствуйте, это юридическая фирма IPLEX по интеллектуальной собственности.
Любой бизнес, готовящийся к выходу на рынок Великобритании, должен рассмотреть свою стратегию защиты товарных знаков отдельно.
В прошлом регистрация товарного знака Европейского союза (EUTM) позволяла вам осуществлять свои права в странах-членах ЕС, но после Brexit в Великобритании действует независимая система товарных знаков.
Поэтому в настоящее время товарные знаки ЕС и товарные знаки Великобритании должны рассматриваться как отдельные права, и для защиты брендов в Великобритании требуется отдельная процедура защиты товарных знаков через IPO Великобритании (Управление интеллектуальной собственности Великобритании).
В последнее время, после завершения регистрации товарных знаков ЕС, многие компании задаются вопросом, нужно ли им регистрировать дополнительные товарные знаки в Великобритании перед выходом на рынок Великобритании.
В этой статье мы обобщим изменения в системе товарных знаков Великобритании и методы применения после Brexit, а также практические вопросы, которые компании должны рассмотреть.
Основные особенности системы товарных знаков Великобритании
- Применение принципа приоритета первой заявки (first-to-file)
В Великобритании принята система «первый в файл», где первое лицо, подающее заявку на товарный знак, обеспечивает права. Поэтому, если вы планируете запускать бренд или расширяться за рубежом, важно быстро защитить права, чтобы предотвратить ситуацию, когда конкурент сначала подает файлы, независимо от фактического использования.
- Охрана нескольких товаров и услуг посредством одной заявки
В Соединенном Королевстве также действует многоклассовая прикладная система, которая позволяет обозначить несколько классов продуктов и услуг в одной заявке на товарный знак. Используя это, он эффективен с точки зрения управления, поскольку позволяет защитить необходимые продукты и услуги одновременно в соответствии с объемом работы бренда.
После Brexit торговые марки Великобритании должны будут управляться отдельно
Поскольку Брексит официально вступит в силу 1 января 2021 года, товарные знаки ЕС больше не будут обеспечивать защиту для новых заявок в Великобритании.
Соответственно, если вы хотите обеспечить права на товарные знаки в Великобритании, вы должны рассмотреть следующие методы:
- Подать заявку непосредственно в Управление интеллектуальной собственности Великобритании (IPO Великобритании)
- Назначен в Великобритании через международную заявку на регистрацию товарного знака Мадрида
Тем не менее, существуют различия в том, как обрабатываются существующие права в зависимости от ситуации до Brexit.
Товарные знаки ЕС, которые уже были зарегистрированы, будут автоматически иметь те же права, преобразованные в товарные знаки Великобритании Ведомством интеллектуальной собственности Великобритании. С другой стороны, заявки на товарные знаки ЕС, которые все еще находились на рассмотрении во время Brexit, должны были быть повторно поданы в Великобритании в течение определенного периода, чтобы иметь дату подачи существующей заявки ЕС.
Кроме того, автоматически преобразованные товарные знаки Великобритании впоследствии управляются в соответствии с отдельными правами от товарных знаков ЕС, поэтому они должны управляться независимо во время обновления.
Процедура подачи заявки на регистрацию товарного знака в Великобритании
Заявки на товарные знаки Великобритании обычно подаются в следующем порядке:
1) Подача заявки
Заявки подаются через IPO в Великобритании, и основная информация, которая должна быть представлена, заключается в следующем.
- Образцы товарных знаков (буквы, логотипы и т.д.)
- Назначенные продукты и услуги
- Информация о заявителе
- оплата за подачу
2. Экспертиза
Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании рассматривает товарные знаки в первую очередь на предмет их регистрации.
К числу основных соображений относятся:
- Наличие достаточной различительной способности
- Является ли это выражением, описывающим продукт или услугу
- Существует ли возможность общественного порядка или непонимания потребителей
Уникальность заключается в том, что в процессе экспертизы в Великобритании эксперт не определяет непосредственно сходство с предыдущим товарным знаком в качестве причины для отказа.
Даже если аналогичный предшествующий товарный знак будет обнаружен в процессе экспертизы, об этом будет сообщено заявителю и предыдущему владельцу товарного знака. После этого предыдущий владелец товарного знака должен подать возражение против продолжения фактического процесса спора.
3 Заявление и возражение
Товарные знаки, которые проходят проверку, публикуются и могут быть отклонены третьими лицами, как правило, в течение примерно двух месяцев. Если предыдущий владелец товарного знака не подает возражение в течение этого периода, процесс регистрации может продолжаться, даже если существует аналогичный предыдущий товарный знак.
Поэтому предварительное исследование товарного знака перед подачей заявки очень важно в Великобритании.
4 Регистрация
В случае отсутствия возражений или разрешения спора окончательная регистрация будет завершена.
Как правило, для регистрации торговой марки в Великобритании требуется от 4 до 6 месяцев.
Зарегистрированные товарные знаки защищены в течение 10 лет с даты подачи заявки и могут быть продлены каждые 10 лет после этого.
Специальный режим британских товарных знаков – серийные товарные знаки
Одним из важных аспектов системы товарных знаков Великобритании является система «Торговый знак серии».
Система серийных товарных знаков позволяет включить в одну заявку несколько сходных обозначений, отличающихся лишь отдельными элементами.
Например, одной заявкой можно охватить несколько вариантов одного логотипа, отличающихся только цветом.
Это может помочь компаниям, работающим с несколькими вариантами брендов, снизить затраты на подачу заявок.
Однако эта система товарных знаков серии может использоваться в прямых заявках Великобритании и не применяется к обозначениям Великобритании через международные заявки Мадрида.
Вопросы, которые необходимо решать после регистрации
- Система аннулирования регистрации в связи с неиспользованием
В Великобритании, только потому, что товарный знак зарегистрирован, не означает, что он постоянный.
Если товарный знак фактически не использовался в течение 5 лет после регистрации или если использование было прекращено более чем на 5 лет, третья сторона может запросить аннулирование товарного знака.
Поэтому даже после регистрации товарного знака важно управлять фактическими данными об использовании и вести учет работы бренда.
- обновление товарного знака
Срок охраны прав на товарные знаки в Великобритании составляет 10 лет и может быть продлен с шагом в 10 лет.
В частности, необходимо позаботиться о том, чтобы британские товарные знаки, которые были автоматически преобразованы после Brexit, требовали отдельного управления обновлением от товарных знаков ЕС.
Регистрация товарного знака в Великобритании — это не просто процесс подачи заявки, а важный процесс, связанный со стратегией расширения компании за рубежом.
После Brexit Великобритания и ЕС будут работать в совершенно разных режимах товарных знаков, поэтому вам нужно будет рассмотреть отдельные стратегии защиты в зависимости от ваших планов выхода на рынок Великобритании, независимо от того, зарегистрировали ли вы свой существующий товарный знак ЕС.
Кроме того, можно обеспечить стабильные права путем всестороннего определения предварительных исследований товарных знаков, соответствующего выбора продукта, использования Мадридской системы и применимости серийных товарных знаков до подачи заявки.
Материал отражает ситуацию на дату публикации. Обратитесь в IPLEX, чтобы обсудить обстоятельства вашего дела.