Hola, soy IPLEX.
Cualquier empresa que se prepare para entrar en el mercado del Reino Unido debe considerar su estrategia de protección de marcas por separado.
En el pasado, registrar una marca comercial de la Unión Europea (EUTM) le permitiría ejercer sus derechos en todos los estados miembros de la UE, pero después de Brexit, el Reino Unido tiene un sistema de marcas independientes.
Por lo tanto, en la actualidad, las marcas registradas de la UE y las marcas comerciales del Reino Unido deben considerarse derechos separados, y se requiere un procedimiento independiente de protección de marcas a través de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido para proteger las marcas del Reino Unido.
Recientemente, después de completar el registro de marcas de la UE para avanzar en Europa, muchas empresas están preguntando si necesitan registrar marcas adicionales en el Reino Unido antes de entrar en el mercado del Reino Unido.
En este artículo, resumimos los cambios en el sistema de marcas registradas del Reino Unido y los métodos de aplicación después de Brexit, así como los asuntos prácticos que las empresas deben considerar.
Características básicas del sistema de marcas registradas del Reino Unido
- Prioridad de la primera solicitud
El Reino Unido adopta un sistema de primer nivel, donde la primera persona que solicita una marca asegura los derechos. Por lo tanto, si usted está planeando lanzar una marca o expandirse en el extranjero, es importante asegurar rápidamente los derechos para prevenir una situación en la que un competidor archiva primero, independientemente de su uso real.
- Múltiples productos y servicios pueden ser protegidos con una aplicación
El Reino Unido también opera un sistema de aplicación de múltiples clases que permite que se designen múltiples clases de productos y servicios en una sola solicitud de marca. Utilizando esto, es eficiente en términos de gestión ya que permite que los productos y servicios necesarios sean protegidos de inmediato de acuerdo con el alcance de la operación de marca.
Después de Brexit, las marcas comerciales del Reino Unido tendrán que ser gestionadas por separado
Con Brexit entrará oficialmente en vigor el 1 de enero de 2021, las marcas registradas de la UE (EUTM) ya no proporcionarán protección para nuevas aplicaciones del Reino Unido.
En consecuencia, si desea garantizar los derechos de marca en el Reino Unido, debe considerar los siguientes métodos:
- Aplicar directamente a la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UK IPO)
- Designado como Reino Unido a través de la solicitud de la marca internacional de Madrid
Sin embargo, hay diferencias en la forma en que se manejan los derechos existentes en función de la situación anterior al Brexit.
Las marcas registradas de la UE que ya han sido registradas tendrán automáticamente los mismos derechos convertidos a marcas comerciales del Reino Unido por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Por otra parte, las solicitudes de marcas registradas de la UE que aún estaban siendo examinadas en el momento del Brexit tenían que ser reaplicadas en el Reino Unido en un plazo determinado para que se reconociera la fecha de presentación de la solicitud de la UE existente.
Además, las marcas registradas del Reino Unido automáticamente convertidas se gestionan posteriormente bajo derechos separados de las marcas de la UE, por lo que deben ser gestionadas independientemente en el momento de la renovación.
Procedimiento de la solicitud de la marca registrada del Reino Unido a la inscripción
Las solicitudes de marca comerciales del Reino Unido generalmente proceden en el siguiente orden:
1 Aplicación
Las solicitudes se hacen a través de la IPO del Reino Unido, y la información principal que debe ser presentada es la siguiente.
- Muestras de comercio (cartas, logotipos, etc.)
- Productos y servicios designados
- Información sobre los solicitantes
- cuota de presentación
2 Screening
La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido examina las marcas comerciales principalmente por su titularidad.
Las principales consideraciones son:
- Falta de carácter distintivo
- Si es una expresión que describe un producto o servicio
- Ya sea que exista una posibilidad de orden público o malentendido del consumidor
Lo único es que en el proceso de examen del Reino Unido, el examinador no determina directamente la similitud con una marca anterior como motivo de rechazo.
Incluso si se descubre una marca anterior similar durante el proceso de examen, se notificará al solicitante y al titular de la marca previa. Posteriormente, el titular de la marca anterior debe presentar una objeción para proceder con el proceso de disputa real.
3 Aviso y objeción
Las marcas que pasan el examen se publican y pueden ser opuestas por terceros, generalmente por unos dos meses. Si el titular de la marca anterior no presenta una objeción durante este período, el proceso de registro puede proceder incluso si existe una marca anterior similar.
Por lo tanto, la investigación previa de marcas antes de presentar una solicitud es muy importante en el Reino Unido.
4 Registro
Si no hay objeciones o se resuelve la controversia, se terminará el registro final.
Por lo general tarda alrededor de 4 a 6 meses en registrar una marca en el Reino Unido.
Las marcas registradas están protegidas durante 10 años desde la fecha de presentación y pueden renovarse cada 10 años después.
Régimen especial de marcas registradas británicas – marcas registradas de serie
Uno de los aspectos notables del sistema de marcas registradas en el Reino Unido es el sistema “Series Trademark”.
Una marca de serie es un sistema que permite múltiples marcas que son similares entre sí pero difieren sólo en algunos elementos a través de una aplicación.
Por ejemplo, es posible proteger varios tipos de diseños industriales de marca con el mismo logotipo, con sólo los colores cambiados, a través de una sola aplicación.
Esto puede ayudar a las empresas que operan múltiples variantes de marca a reducir los costos de presentación.
Sin embargo, este sistema de marcas de serie se puede utilizar en aplicaciones directas del Reino Unido y no se aplica a las designaciones del Reino Unido a través de aplicaciones internacionales de Madrid.
Cuestiones que deben gestionarse después de la inscripción
- Sistema de cancelación no utilizado
En el Reino Unido, sólo porque una marca comercial está registrada no significa que sea permanente.
Si la marca no se ha utilizado realmente durante 5 años después del registro, o si el uso ha sido interrumpido durante más de 5 años, un tercero puede solicitar la cancelación de la marca.
Por lo tanto, incluso después del registro de marcas, es importante gestionar datos de uso reales y mantener registros de operación de marca.
- Renovación de marcas
El período de protección para los derechos de marca registrada en el Reino Unido es de 10 años, y puede renovarse en incrementos de 10 años.
En particular, se debe tener cuidado como marcas comerciales del Reino Unido, que se han convertido automáticamente después de Brexit, requieren una gestión de renovación separada de las marcas de la UE.
El registro de marcas registradas en el Reino Unido no es simplemente un proceso de presentación de una solicitud, sino que es un proceso importante vinculado a la estrategia de expansión en el extranjero de una empresa.
Después de Brexit, el Reino Unido y la UE operan bajo regímenes de marcas completamente diferentes, por lo que tendrá que considerar estrategias de protección separadas dependiendo de sus planes para entrar en el mercado del Reino Unido, independientemente de si usted ha registrado su marca comercial existente de la UE.
Además, es posible garantizar derechos estables determinando exhaustivamente la investigación previa de marcas, la selección adecuada de productos, el uso del sistema de Madrid y la aplicabilidad de marcas de serie antes de la presentación.
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