안녕하세요, 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
미국은 세계 최대 규모의 소비 시장이자 글로벌 브랜드 경쟁이 가장 치열한 국가입니다. 이 시장에 진출하려는 한국 기업에게 상표권 확보는 더 이상 선택이 아닌 필수적인 준비입니다.
미국에서 상표를 등록하면 연방 차원의 권리를 통해 브랜드를 안정적으로 보호할 수 있으며, 분쟁 발생 시에도 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.
이에 따라 미국 시장을 목표로 한다면, 초기 단계에서 상표를 선제적으로 확보하는 전략이 중요합니다.
본 글에서는 미국 상표 출원의 준비 단계부터 등록 이후 관리까지, 실무 중심으로 필요한 내용을 간결하게 안내드리겠습니다.
출원 전 선행 상표 검색은 꼭 해야 하나요?
네, 반드시 필요합니다.
미국 상표 출원의 성패를 가르는 가장 중요한 첫 단계가 바로 선행 상표 검색입니다.
USPTO의 공식 데이터베이스를 활용해 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록되었거나 출원 중인지 확인하는 것은 기본입니다.
그러나 이러한 검토에 그치지 않고, 구글과 같은 검색 엔진은 물론 주요 SNS 플랫폼(인스타그램, 페이스북, 틱톡 등), 전자상거래 플랫폼(아마존, 이베이 등), 나아가 관련 도메인 네임까지 폭넓게 조사할 필요가 있습니다.
그 이유는 미국 상표 심사에서 단순히 철자 일치 여부만을 기준으로 판단하지 않기 때문입니다. 발음이 유사하거나 의미가 비슷한 경우에도 소비자가 혼동할 가능성이 있다고 판단되면, 상표 거절 사유로 이어질 수 있습니다.
예를 들어, 철자 일부만 다르거나 단어를 축약한 형태, 혹은 발음을 영어식으로 변형한 표현이라 하더라도, 전체적으로 유사한 인상을 준다면 동일·유사 상표로 판단될 수 있습니다.
또한 도안 상표의 경우에는 문자뿐만 아니라 외관상의 유사성까지 함께 검토되므로, 로고나 디자인 요소를 포함한 검색이 필요합니다. 상표법상 보호 대상이 단어 상표, 도안 상표, 결합 상표 등 다양한 형태로 확장될 수 있는 만큼, 모든 요소를 종합적으로 살펴보는 것이 안전합니다.
출원 이전에 철저한 검색을 진행하면 불필요한 거절이나 이의신청으로 인한 시간·비용 손실을 예방할 수 있으며, 동시에 브랜드 전략을 재점검할 여유를 확보할 수 있습니다. 사전에 리스크를 파악하면 상표명을 조정하거나 새로운 표장을 기획하는 등 유연한 대응이 가능하므로, 미국 시장 진출을 준비하는 과정에서 반드시 거쳐야 할 핵심 절차라 할 수 있습니다.
절차는 어떻게 되나요?
미국 상표 출원 절차는 단계별로 체계적으로 진행되며, 선택한 출원 기초(Basis)에 따라 세부 절차와 요구사항이 달라집니다. 전체 흐름은 다음과 같습니다.
출원서 작성·제출
USPTO 전자출원 시스템(TEAS)을 통해 상표 표기(문자·도안 여부), 상품 류구분 지정, 지정상품·지정서비스 선정, 출원 기초(Basis) 선택, 출원인 정보, 수수료 등을 기재하여 제출합니다. 이 단계에서의 정확한 작성은 이후 심사 지연과 거절 가능성을 줄이는 핵심입니다.
형식 심사(Formal Examination)
기재 사항, 서명, 수수료 납부 여부, 클래스 지정, 상품·서비스 설명 등이 형식 요건에 맞는지 검토합니다. 형식적 오류가 있으면 보정 요청이 오며, 기한 내 수정 제출 시 다음 단계로 진행됩니다.
실질 심사(Substantive Examination)
심사관이 선행 상표와의 유사성, 기술성 여부, 기만성·공서양속 위반 여부 등을 검토합니다. 이 과정에서 법률적 판단과 심사관의 해석이 개입되므로, 사전 검색과 전략 수립이 매우 중요합니다.
거절이유 통지(Office Action) 대응
심사관이 형식적·실질적 거절 사유를 통지하면, 출원인은 지정 기한(기본 3개월, 유료 연장 시 최대 6개월) 내에 의견서, 보정서, 증거자료 등을 제출해 반박해야 합니다. Office Action은 단순 보정으로 끝나는 경우도 있지만, 법리·증거를 종합한 설득이 필요한 경우도 많습니다.
공고(Publication for Opposition)
심사를 통과한 상표는 USPTO의 Official Gazette에 30일간 공고됩니다. 이 기간에 제3자가 혼동 가능성 등 법적 사유로 이의를 제기할 수 있으며, 이의가 제기되면 별도의 심리 절차를 거칩니다.
등록(Registration)
- 사용 기반(§1(a)): 공고 후 바로 등록됩니다.
- 사용 의사 기반(§1(b)): Statement of Use(사용개시 선언서)와 사용 증거를 제출해 심사관 승인 후 등록됩니다.
- 해외 등록 기반(§44(e)): 본국 등록을 근거로 하기 때문에, 미국 내 사용 증거 없이도 등록이 가능합니다. 따라서 해외 등록 기반 출원은 원칙적으로 사용개시 선언서를 제출하지 않습니다. 다만, 등록 후 유지·갱신 시에는 미국 내 사용 증거 제출이 필수입니다.
- Madrid Protocol 기반(§66(a)): 국제등록을 통해 미국을 지정하는 경우도 등록 단계에서는 사용 증거를 요구하지 않지만, 등록 후 유지 시에는 미국 내 사용 증거가 필요합니다.
이처럼 출원 기초에 따라 사용개시 선언서 제출 여부와 시기가 다르기 때문에, 초기 단계에서 자신의 상황과 계획에 맞는 기초를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 잘못 선택하면 불필요한 절차와 비용이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
등록 후에도 관리가 필요한가요?
네. 미국 상표권은 등록만으로 영구히 유지되는 권리가 아니라, 실제 사용을 계속하면서 법에서 정한 시점마다 필요한 신고와 갱신 절차를 이행해야만 존속됩니다. 정해진 기한 내에 사용 증거를 제출하지 않거나 갱신을 놓칠 경우, 등록이 취소되어 상표권을 상실할 수 있습니다.
5~6년차: Section 8(Declaration of Use) 사용 선언서 제출
상표 등록일로부터 5년이 경과한 이후부터 6년이 되기 전까지, 미국 내에서 해당 상표를 실제로 사용하고 있음을 입증하는 자료와 함께 사용 선언서를 반드시 제출해야 합니다. 이때 사용하지 않는 경우, 그 이유(예: 일시적 중단 사유)와 향후 재사용 의사를 소명하는 서류를 제출해야 합니다.
9~10년차 이후 매 10년마다: Section 8 + 9(Declaration of Use + Renewal)
등록 10년차에는 사용 선언서와 함께 갱신 신청서(Section 9)를 제출해야 하며, 이후에도 10년마다 동일한 절차를 반복해야 합니다. 이때 역시 미국 내 실제 사용을 입증하는 증거 제출이 필수이며, 이를 준비하지 못하면 상표 등록은 소멸됩니다.
불가쟁력 선언(Incontestable Status, Section 15)
상표 등록 후 5년 이상 연속으로 사용하고, 그 기간 동안 해당 상표에 대해 중대한 법적 분쟁이 없었던 경우에는 불가쟁력 선언을 신청할 수 있습니다. 이 지위를 취득하면 상표의 유효성에 대한 일부 법적 다툼이 제한되어, 권리가 한층 안정적으로 보호됩니다.
종합하면, 미국 상표권은 ‘등록’ 자체보다 ‘사후 유지 관리’가 더욱 중요하다고 볼 수 있습니다. 등록 이후에도 사용 증거를 체계적으로 관리하고, 각 단계별 신고 및 갱신 기한을 철저히 준수해야 장기간 안정적인 권리 보호가 가능합니다.
출원 초기 단계에서 상표명 선정, 상품·서비스 설명, 출원 기초(Basis) 선택을 잘못하면, 심사 거절과 절차 지연이 잦아지고 불필요한 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 리스크를 줄이고 안정적인 등록 가능성을 높이기 위해서는 경험 있는 전문가의 도움을 받는 것이 현명합니다.
미국 상표 출원은 출원서 제출 → 심사 대응 → 등록 후 관리까지 전 과정이 유기적으로 연결된 작업입니다.
미국 시장 진출을 준비 중이라면, 상표 전략 상담부터 시작해 보시기 바랍니다.
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