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La expansión de un negocio puede requerir autorizar a terceros a utilizar una marca propia o utilizar una marca ajena. La licencia no exclusiva de marca permite estructurar estas relaciones.
La marca es un activo vinculado a la confianza de los consumidores, además de un nombre o un logotipo.
Por ello, deben definirse cuidadosamente las condiciones en las que otras personas pueden utilizarla.
Este artículo explica el concepto de licencia no exclusiva, las condiciones contractuales, su inscripción y sus aplicaciones prácticas.
¿Qué es una licencia no exclusiva de marca?
La licencia no exclusiva de marca autoriza a otra persona a utilizar la marca dentro del ámbito pactado con el titular.
El titular conserva la propiedad de la marca, puede seguir utilizándola y puede autorizar su uso a varios licenciatarios.
Esta figura se utiliza en franquicias, contratos de licencia y fabricación OEM.
Comparado con frecuencia:
La licencia exclusiva concede el uso exclusivo dentro de un ámbito determinado. En ese ámbito, incluso el titular queda excluido del uso de la marca.
La licencia no exclusiva, en cambio, permite al titular mantener el uso y el control de la marca y autorizar a varias empresas. Ofrece flexibilidad para expandir el negocio.
| Categoría | Licencia no exclusiva | Licencia exclusiva |
| Exclusividad | No exclusiva | Exclusiva |
| Uso de la marca. | posible | No permitido |
| Permitir a múltiples usuarios | posible | No permitido |
| Casos de uso principal | Franquicia, Licencia, OEM | Operaciones de Marca únicas. |
| Registro | Inscripción opcional para la oponibilidad frente a terceros | Necesidades |
Naturaleza jurídica de la licencia no exclusiva de marca
La licencia no exclusiva no transmite la titularidad de la marca. El licenciatario puede utilizarla únicamente dentro de los límites del contrato.
El licenciatario no exclusivo no puede disponer de la marca y, en principio, no puede ejercer por sí solo la acción de cesación de la infracción.
Se trata de un derecho de uso bajo las condiciones y el control del titular, no de la titularidad de la marca.
Características de la licencia no exclusiva de marca
El uso legítimo de la marca por el licenciatario puede computar a efectos del mantenimiento del registro.
En Corea, la falta injustificada de uso durante tres años consecutivos puede dar lugar a la cancelación. El uso autorizado por un licenciatario puede acreditar el uso de la marca aunque el titular no la utilice directamente.
Las pruebas del uso autorizado son, por tanto, importantes para defender el registro frente a una solicitud de cancelación por falta de uso.
2. Control de calidad y supervisión por el titular
El titular debe gestionar y supervisar la calidad de los productos y servicios ofrecidos bajo su marca. Un control meramente formal puede perjudicar su carácter distintivo, inducir a error a los consumidores y, en los supuestos previstos legalmente, poner en riesgo el registro.
3. Autorización a varios licenciatarios
La licencia no exclusiva permite autorizar el uso de una misma marca a varias empresas y facilitar su expansión. A medida que aumenta su número, cobran importancia la gestión de contratos y el control de calidad.
Cláusulas que debe contener
el contrato de licencia no exclusiva
La mayoría de las controversias se producen bajo condiciones contractuales poco claras.
En el contrato se debe especificar lo siguiente.
- Productos y servicios: delimite para cuáles se autoriza el uso de la marca, por ejemplo, calzado.
- Territorio, duración y modalidades: determine el ámbito geográfico, la fecha de terminación y el uso autorizado en canales físicos y en línea.
- Control de calidad: establezca facultades de inspección de muestras y obligaciones de cumplimiento de las directrices de fabricación y uso de la marca.
- Sublicencias: prohíba concederlas a terceros sin el consentimiento exigido del titular.
- Obligaciones tras la terminación: prevea la retirada de signos, la eliminación de materiales y el cese inmediato del uso de la marca.
Eficacia e inscripción de la licencia no exclusiva
La licencia no exclusiva de marca surte efecto por acuerdo. Su registro es importante para hacerla oponible a terceros.
Si el titular transmite posteriormente la marca, la falta de inscripción de la licencia puede dificultar su oponibilidad al nuevo titular. Por ello, conviene valorar su inscripción.
Cómo registrar una marca
- Documentos requeridos
1) Solicitud de inscripción de la licencia
2 Acuerdos o permisos
3) Certificado del sello registrado de la parte obligada a inscribir, expedido en los seis meses anteriores
4 (En caso de que se requiera el consentimiento del accionista)
- Tasa de inscripción
Pago total: 43.000 KRW
Tarifa del agente: Varia por oficina de patentes.
Errores frecuentes en la práctica
- ¿Puedes usar la licencia como quieras?
→ El uso que exceda del contrato o altere indebidamente la marca puede constituir una infracción y, en los supuestos legales, dar lugar a la cancelación del registro.
- "¿El control de la calidad es una cláusula de papel?"
La legislación coreana exige al titular una diligencia adecuada. El uso indebido de la marca por un licenciatario que induzca a error a los consumidores puede dar lugar a la cancelación en los supuestos previstos por la ley.
- ¿No necesitas un contrato?
→ Aunque el acuerdo produzca efectos entre las partes, la inscripción permite reforzar su oponibilidad frente a terceros, incluido un nuevo titular de la marca.
Desde un punto de vista empresarial.
La marca comercial es una herramienta muy poderosa cuando se utiliza estratégicamente.
- La franquicia Negocios:.Para mantener una imagen de marca coherente, la licencia no exclusiva debe combinar el cumplimiento de un manual de calidad con el derecho a realizar inspecciones periódicas.
- Fabricación OEM y licencias: la licencia permite explotar una marca mediante fabricantes externos. Conviene prever la suspensión del uso ante incumplimientos de calidad que puedan perjudicar su imagen.
- Gestión del riesgo: las licencias permiten ampliar la explotación de la marca sin desarrollar directamente toda la actividad. El uso legítimo por los licenciatarios también puede servir como prueba frente a una solicitud de cancelación por falta de uso.
La licencia no exclusiva permite compartir el uso y el valor comercial de una marca. Para preservar ese valor, el contrato debe delimitar con claridad las condiciones y acompañarse de una supervisión efectiva.
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