# 해외 상표 선점과 부정한 목적

장 밥티스트 상표 판결에서 일본의 사용·광고 증거와 국내 출원의 부정한 목적이 어떻게 판단됐는지 살펴봅니다.

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HOME / NEWS & INSIGHTS NEWS & INSIGHTS 해외 상표 선점과 부정한 목적 장 밥티스트 상표 판결에서 일본의 사용·광고 증거와 국내 출원의 부정한 목적이 어떻게 판단됐는지 살펴봅니다. 디자인·상표 2026.10.24 게시 IPLEX 6분 읽기 안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소의 김용덕 변리사 입니다. 오늘은 해외에서 사용되고 있는 상표를 국내에 먼저 출원한 경우, 어떤 사정 때문에 등록무효 사유가 인정될 수 있는지 살펴보겠습니다. 특허법원 2025. 9. 25. 선고 2025허10280 판결은 장 밥티스트 골프용품 상표에 관한 사건입니다. 상표를 국내에서 먼저 출원했다는 사실만으로 언제나 등록을 지킬 수 있는 것은 아닙니다. 이 사건에서는 일본에서의 판매와 광고가 어느 정도였는지, 국내 출원인이 같은 상표를 선택한 경위가 무엇인지가 중요한 판단 근거가 되었습니다. 1. 골프용품 상표를 둘러싼 등록무효 분쟁 문제 된 등록상표는 사자 도형과 ‘Jean-Baptiste’ 문자가 결합된 상표등록 제1468035호입니다. 피고는 2015년 12월 7일 이를 출원하여 2019년 4월 9일 등록결정을 받았고, 다음 날 등록했습니다. 지정상품은 골프채, 골프가방, 골프용 장갑 등 제28류 상품입니다. 등록상표 제1468035호의 사자 도형과 Jean-Baptiste 문자 이 사건 등록상표: 상표등록 제1468035호 원고 회사는 2014년경부터 먼저 사용한 상표들을 골프용품에 표시하여 제조·판매했고, 다른 원고는 그 상품을 국내로 수입하여 판매했습니다. 먼저 사용한 표장을 선사용상표라고 합니다. 법원이 주로 살핀 선사용상표 1도 사자 도형과 ‘Jean-Baptiste’ 문자의 결합이었습니다. 선사용상표 1의 사자 도형과 Jean-Baptiste 문자 선사용상표 1: 장 밥티스트(Jean-Baptiste) 원고들은 2023년 4월 등록무효심판을 청구했습니다. 등록무효심판은 등록 당시부터 존재한 법률상 문제를 이유로 등록의 효력을 다투는 절차입니다. 특허심판원은 선사용상표의 인지도가 충분히 증명되지 않았다는 이유로 2025년 1월 14일 청구를 기각했고, 원고들은 그 심결의 취소를 구했습니다. 2. 국내 등록 여부보다 출원 당시의 인식이 중요했습니다 법원이 적용한 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 나타낸다고 인식된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하는 경우를 다룹니다. 여기서 특정인의 상품이라는 인식은 그 표시를 보면 일정한 사업자의 상품을 떠올릴 수 있는 상태를 뜻합니다. 이 사건에서 살펴야 할 시점은 피고의 출원일인 2015년 12월 7일입니다. 나중에 상표가 알려졌다는 사실만으로 출원 당시의 요건이 자동으로 채워지는 것은 아닙니다. 법원은 상표의 사용기간과 방법, 거래실정, 광고와 판매의 범위 등을 종합하여 그때의 인식을 판단했습니다. 출원은 2015년에 이루어졌지만 등록결정은 2019년에 이루어졌습니다. 법원은 개정 상표법의 부칙에 따라 제34조 제1항 제13호를 적용했습니다. 출원일과 등록결정일을 함께 확인해야 하는 이유입니다. 또한 이 조항은 국내뿐 아니라 외국 수요자의 인식도 기준으로 삼습니다. 법원은 선사용상표가 국내에서 널리 알려졌는지를 별도로 확정해야만 결론을 낼 수 있다고 보지 않고, 일본의 골프용품 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지를 구체적으로 살폈습니다. 3. 일본의 잡지 광고와 판매망이 연결되었습니다 원고 회사는 일본의 골프 전문잡지인 Choice와 EVEN에 2015년 광고를 게재했습니다. 판결이 확인한 당시 발행 부수는 Choice 약 9만 5천 부, EVEN 약 10만 부였습니다. 광고에는 선사용상표가 부착된 골프채와 원고 회사의 홈페이지가 함께 표시되어 있었습니다. 법원은 광고를 접한 수요자가 그 상표가 표시된 제품을 원고 회사의 상품으로 인식할 수 있다고 보았습니다. 광고 횟수나 비용만 따진 것이 아니라 상표, 상품, 사업자를 연결할 수 있는 내용이 있었는지가 함께 고려된 것입니다. 2015년에는 상표의 문자 부분을 활용한 골프대회가 개최되었고, 후원 프로선수들이 해당 상표가 사용된 골프채를 사용했습니다. 페이스북과 웹사이트 등에도 제품 사진이 포함된 일본어 게시물이 다수 공개되어 있었습니다. 법원은 이런 자료가 일반 소비자에게 상표를 접할 기회를 제공했다고 보았습니다. 거래 규모도 뒷받침되었습니다. 판결에는 일본 내 약 60곳의 거래처와 2015년까지 약 1억 1천만 엔의 매출에 관한 사실이 나타나 있습니다. 법원은 판매 규모와 전문잡지 광고, 대회·선수 후원, 공개 게시물을 함께 보아 출원 당시 적어도 일본 수요자 사이에서 특정인의 상표로 인식되었다고 판단했습니다. 4. 동일한 상표를 고른 경위도 살폈습니다 이 사건 등록상표와 선사용상표 1은 도형과 문자가 결합된 모습이 같았습니다. 법원은 외관뿐 아니라 ‘장 밥티스트’라는 호칭과 문자 부분의 의미도 동일하다고 보았습니다. 당사자 사이에서도 두 표장이 동일하다는 점에 별다른 다툼이 없었습니다. 부정한 목적은 남의 상표에 쌓인 신용에 기대어 부당한 이익을 얻거나 그 사업을 방해하려는 목적 등을 말합니다. 같은 상표를 선택했다는 한 가지 사정만 떼어 보기보다 당사자의 관계, 독자적인 개발 경위, 취급 상품과 거래 상황을 함께 살펴야 합니다. 법원은 선사용상표가 일본에서 특정 출처를 나타내고 있었고, 비교되는 상표와 골프채라는 상품이 동일한 반면 피고가 상표를 독자적으로 구상·개발했다는 자료가 없다는 점을 보았습니다. 피고가 원고 회사의 다른 상표와 동일·유사한 상표들도 다수 출원하여 등록한 사정 등도 함께 고려했습니다. 이런 사정을 종합하여 법원은 타인의 영업상 신용에 편승하거나 그 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 인정했습니다. 그 결과 해당 등록상표에 무효사유가 있다고 판단하고, 무효심판청구를 기각한 특허심판원의 2023당1478 심결을 취소했습니다. 이 결론은 선사용상표 1과의 관계에서 나온 것입니다. 법원은 선사용상표 2를 포함한 나머지 무효사유는 더 판단할 필요가 없다고 설명했습니다. 다른 표장에 관한 주장까지 모두 같은 이유로 받아들여졌다고 이해할 수는 없습니다. 5. 해외 상표 조사와 출원 전 자료를 함께 준비하세요 실무적으로 새로운 이름이나 로고를 정할 때에는 국내 등록 현황뿐 아니라 해외에서 실제로 쓰이는 상표인지도 확인할 필요가 있습니다. 국내에 같은 등록이 없다는 사정과 그 상표를 선택하는 데 법률상 문제가 없다는 결론은 구별해야 합니다. 해외에서 먼저 상표를 사용한 사업자라면 상대방의 출원일 이전 자료를 시간순으로 정리하는 것이 중요합니다. 잡지의 발행일과 광고 내용, 상표가 보이는 상품 사진, 거래처와 판매 내역, 행사·후원 자료가 서로 연결될수록 특정 출처로 인식되었다는 사정을 설명하기 쉬워집니다. 반대로 독자적으로 상표를 정했다면 이름과 도형을 개발한 과정, 검토한 시안과 사업 준비 자료 등을 남겨 두는 편이 좋습니다. 이 사건에서 구상 자료의 부재가 고려되었다고 하여 자료가 없다는 이유만으로 언제나 부정한 목적이 인정되는 것은 아닙니다. 표장의 동일성, 인지도와 출원 경위가 함께 판단되었습니다. 장 밥티스트 판결은 해외에서 형성된 상표의 신용과 국내 출원 사이의 관계를 보여줍니다. 출원 순서만 확인하는 데서 그치지 않고, 출원 당시의 사용 사실과 표장을 선택한 구체적인 경위를 살피는 것이 중요합니다. 이 글은 표시된 게시일을 기준으로 작성된 자료입니다. 개별 사안에 대한 검토는 상담을 통해 안내합니다. 관련 업무 상담 ↗ 전체 글 보기 관련 업무 · 심판·분쟁 대응 ↗ ON THIS PAGE 1. 골프용품 상표를 둘러싼 등록무효 분쟁 2. 국내 등록 여부보다 출원 당시의 인식이 중요했습니다 3. 일본의 잡지 광고와 판매망이 연결되었습니다 4. 동일한 상표를 고른 경위도 살폈습니다 5. 해외 상표 조사와 출원 전 자료를 함께 준비하세요 TALK TO IPLEX 우리 기업에 맞는 IP 전략이 필요하다면 기술과 사업의 상황에 맞춰 필요한 업무를 함께 살펴봅니다. ↗ 상담 문의 최근 글 레일조명등 디자인과 연결부 ↗ 이전 글 라디에이터 특허와 배치의 효과 ↗ 함께 읽을 인사이트 디자인·상표 2026.10.29 관련디자인, 상면이 달라도 유사할까 음식물처리기의 상면·버튼 차이와 공통된 비례·실루엣을 비교해 관련디자인의 유사성을 판단한 특허법원 2026허10106 판결을 살펴봅니다. ↗ 본문 읽기 디자인·상표 2026.10.29 메타뷰 상표, 호칭이 중요한 이유 METAVIEW와 metaVu의 외관 차이에도 호칭과 지정상품의 관계에 따라 일부 등록무효를 유지한 특허법원 2025허10544 판결을 살펴봅니다. ↗ 본문 읽기 디자인·상표 2026.10.28 디자인권 무효와 소의 이익 디자인 등록무효 확정 후 권리범위확인 심결취소소송의 소의 이익과 소송비용 부담을 판단한 특허법원 2024허15950 판결을 살펴봅니다. ↗ 본문 읽기

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